葛厚生、杨文泉

    我国的专利在授权后,只有一种无效程序可以利用挑战专利的有效性。根据专利法第45条,任何人自专利授权之日起,可以请求专利复审委员会宣告该专利权无效。然而,《美国发明法》(以下简称“AIA”)施行后,美国专利商标局(以下简称“USPTO”)从2012年9月16日起开始提供四种对一项专利提出全部或部份无效的程序。本文将逐一简介:因袭自旧法的(一)单方复审程序(ex parte reexamination)和新设的(二)双方复审程序(inter partes review)、(三)授权后复审程序(post grant review)以及(四)适用于商业方法的过渡程序。

    (一)尽管新的AIA使启动该程序之请求费暴涨了七倍(成为USD17,750),与旧法时代大致相同的单方复审程序仍属最低成本的专利无效程序。第三人自专利授权之日起,可以基于该专利被出版物公开而请求USPTO宣告其无效。单方复审程序启动后,请求人不必且不能再参与其后续程序,隶属于USPTO的统合复审处(CRU)的三位审查员组成的合议组将依职权就无效请求进行审查并做出决定。可见,单方复审程序适合所提供的对比文件可轻松地说服合议组被控专利被其公开的情形;但是,缺乏进一步参与后续程序的机会在其他情形则彰显了单方复审程序的局限性。作为一种有限复审,单方复审程序限于审查基于出版物公开而对专利的新颖性和创造性提出之挑战,不能涉及其他理由。相应地,单方复审程序不对其他程序产生争点排除效果;换言之,请求人可以在其他程序中重提在本程序中未被接受的无效理由。

    (二)旧法中的双方程序(inter partes reexamination)从前述日期起被(二)和(三)两种新的双方程序取代。双方复审程序受到与单方复审程序相同的证据限制,即限于出版物公开。与单方复审程序不同的是,必须在专利授权的九个月后才能启动双方复审程序。在授权后复审程序或确认专利无效之诉未决中不能再就同一被控专利启动双方复审程序。另外,专利侵权之诉起诉一年后被告不得再启动双方复审程序挑战被控侵犯的专利。双方复审程序更接近诉讼程序。其特征包括:双方对抗、专家证人、程序排期、审判日以及有限的证据开示机制和其他程序处分权。审判程序在下属USPTO 的专利审判和上诉委员会(PTAB)的三位行政法官面前进行。较精致的程序意味着双方复审程序所费不赀,但是仍然比采用广泛证据开示的诉讼程序经济实惠。双方复审程序需时约一年,比动辄历时经年的诉讼程序明显迅捷。与单方复审程序的另一个不同点是,双方复审程序将阻止请求人在另一程序中再以曾经提出过的或可以提出而未提出的基于出版物公开挑战被控专利,但不会阻止基于其他理由的争执。

    (三)作为新法下的另一种双方程序,授权后复审程序与双方复审程序有诸多类似。与前一种双方程序不同,授权后复审程序必须在专利授权后的九个月内提出。另一个不同点是审查范围和争点排除的范围。本程序容许提出任何专利法上可以提出的专利无效理由,包括:基于出版物公开或使用公开而对新颖性和创造性提出的挑战、本领域人员不能实施、说明书不支持或关于保护主题的挑战。与此对应的是广泛的争点排除效果。从PTAB的决定之日起,请求人不得就曾经提出过的或可合理期待其提出却未提出的无效理由在其后的程序中—包括USPTO、国际贸易委员会(ITC)和法院—为相反主张。可见,贸然提出没有相当把握的授权后复审程序与认可他人专利的有效性无异,后果不可不慎。我们在两、三年内应该不会见到太多授权后复审程序,因为此程序只适用于优先权在2013年3月16日之后的专利。

    (四)在2020年9月16日失效前,适用于商业方法的过渡程序可用于挑战要求保护用来处理资料或其他进行关于实施、治理或管理金融商品或服务的操作方法专利或其相应的装置专利的有效性。只有被控侵权的被告或者有被控之虞的第三方可以使用此程序。与授权后的复审程序相同,请求人可以提出任何依法可以提出的无效理由。对请求人有利的是,此过渡程序仅排除请求人事实上提出过的争点,不涉及其他。例如,请求人在过渡程序中曾不成功地主张过某商业方法被一篇对比文件公开,但该失败不会阻止其在另一个程序中(譬如法院)主张所述商业方法被另一篇对比文件公开。
 

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