葛厚生

    本文分析了美国发明法案(AIA,下称新法)中即将于2013年3月16日上路施行的关于「现有技术」的修正。美国专利商标局在2013年2月14日公布了正式版本的新法实施规程和相应的审查指南的修正,相关条文可在其官网下载。可以谈的问题很多,本文针对此次修正与国内涉美代理业务的关联性,总结五点说明:

1. 发明人先申请制
    在新法下,发明日不再定义现有技术。与中国一样,新法采用申请日来定义现有技术。AIA第3条把旧法第102(a)修正为:若申请人所要求保护的发明在申请日前曾受专利保护、被出版物公开、被公开使用或销售或被以其它方式为公众所知,则该发明不能授予专利权。此外,新法沿袭了旧法102(b)中的宽限期,也就是说,在申请日一年之内由发明人自己或从发明人获得技术的他人所做的公开不构成现有技术 ,这种公开构成上述102(a)的例外。与中国专利法第24条的六个月期间和三种理由相比,美国法显然更有利于发明人测试市场反应。与中国或全世界其它国家的单纯先申请制不同的是,美国由于其宪法只授权国会赋与「发明人」对其发现的有限期间的排他权,因此发明人(相对于申请人)应当获得专利权的观念并不因为新法而消失。新法将旧法中决定谁是先发明人的interference proceedings废除,取而代之的是用来确定申请在先者是否从申请在后者获得其发明的derivation proceedings,如果是的话,后申请的发明人应获得专利权。Interference极为繁复,向来是批判先发明制的标靶之一。但是,可以预见的是新程序仍将牵涉复杂的证据开示程序,其旷日废时可想而知。事实上,有不少学者批评发明人先申请制是违宪的,因为新制下开放了非发明人的申请人获得专利权的可能。

2. 国际公开文本与美国公开文本同等对待
    根据102(e),美国专利申请公开文本对于其申请日之后的申请构成现有技术,但是旧法对外国公开文本则歧视处理。在旧法102(e)下,指定进入美国的国际申请公开文本仅在特定条件下与美国公开文本等同对待,一般情况下,只能以其事实上的公开日期对其后的申请构成现有技术,对于境外发明人显然不公。在新法下,指定进入美国的国际申请公开文本与美国申请公开文本同等对待,也就是说,任何专利申请自其公开之日起,溯及其最早的有效申请日对于在此申请日之后提交的申请构成现有技术。

3. 境外公开使用销售与境内公开使用销售同等对待
    旧法102(a)、(b) 中限制公开使用和公开销售必须在美国境内才构成现有技术,新法则取消此种限制,采取绝对新颖性,与中国修正后的专利法第22条第5款相当。美国专利商标局指出,即便在新法下,保密销售或销售的要约仍不构成现有技术。美国旧法之所以如此限制主要出自境外举证困难的考虑,新法虽然对境外使用开门,但是举证境外使用依然不易,如何处理证据是诉讼者和裁判者必须研究的课题。


4.强化对团队研发的鼓励
    为了鼓励研发团队在既有轨迹下赓续累积成果,旧法103(c)规定,对于只因为102(e)、(f)或(g)的规定构成现有技术的技术而言,若发明时所要求保护的发明和所述技术属于同一人所有或必须转让给同一人,则所述技术不作为判断所述发明的创造性的依据,但是仍然作为新颖性的判断依据。新法102(b)(2)(C)则更进一步,对于在美国专利、美国专利申请或国际申请的公开文本中的公开内容而言,若所要求保护的发明和所述技术属于同一人所有或必须转让给同一人,则所述公开内容不但不构成创造性的判断基础,也不成为新颖性的判断基础。新法对于共同研发者是更有利的,因为他们自己的某些在先的专利或专利申请将不构成对于其它团队成员其后的申请的现有技术。


5.新法的适用范围
    值得注意的是,并非所有在新法生效日后提交的申请都适用新法。新法适用于包括或曾包括至少一个有效申请日在2013年3月16日或之后的权利要求的申请。换句话说,只要有一个权利要求的申请日在上述日期之后,整个申请都将适用新法,尽管所述申请中的其它权利要求的申请日都在上述日期之前。可见,并非所有在上述日期以后提交的申请都会适用新法,因为有些申请会要求在先申请的优先权—包括临时申请、 非临时申请和指定进入美国的国际申请,若某一申请不包括申请日在所述日期之后的权利要求,则此申请仍然适用旧法。对此,美国专利商标局要求申请人声明其申请中是否含有或曾经含有申请日在上述日期之后的权利要求,以便审查员判断此申请应否适用新法。由前述一、四可知,适用新法和旧法对于现有技术的判断有重大影响,代理人不可不慎。

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