一、案例

株式会社池田模范堂（以下简称“池田模范堂”）是日本知名的医药生产商，在防治蚊虫叮咬等产品领域具有很高的知名度和影响力。池田模范堂早在1994年已在日本对其日文假名“ムヒ”注册了商标并广泛使用，该日文假名“ムヒ”对应的日文汉字是“无比”。 池田模范堂自1986年开始在中国申请注册商标，至今已近700件。池田模范堂的产品在中国市场畅销，致使其在日本本土销售的“ムヒ”、“ムヒべビ一”商标的产品也大量进入中国，在电商平台或实体店销售，深受中国消费者的青睐。

 

为在包括中国在内的华语地区推广、销售其产品，池田模范堂特别将其液体状“ムヒ”商标的产品命名为“无比滴”，并自2010年开始在中国申请注册了“ムヒ”商标对应的罗马字母“MUHI”和汉字“无比滴”商标，但因未注册日文假名“ムヒ”商标，导致了下属案件中遇到的麻烦。

 

广州模范堂生物科技发展有限公司（以下简称“广州模范堂”），于2016年受让获得了在第5类“人用药；医用药膏；水剂；药酒；冻伤药膏；止痒水”等商品上的第13722463号 “ムヒ”注册商标（下称“争议商标”）。池田模范堂发现后对广州模范堂的争议商标提起无效宣告请求，提供了大量的证据，获得圆满成功。

 

二、判断

在上述无效案件中，中国商标审查员基于以下理由认定争议商标已构成《商标法》第三十二条规定的“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”：

 

1. 池田模范堂提交的中国供应商网、网易等网站、《日本热销药图鉴》等大量证据显示，在争议商标申请注册前，池田模范堂已将“ムヒ”、“ムヒベビー”商标使用在具有驱蚊液、止痒功能的药水商品上，并已具有一定知名度；
2. 争议商标与池田模范堂的在先“ムヒ”、“ムヒベビー”商标相近，前者指定使用的人用药、止痒水等商品与池田模范堂的“ムヒ”、“ムヒベビー”商标实际使用的驱蚊液、止痒药水商品在功能、用途、销售渠道等方面相近或存在密切关联；
3. 争议商标在实际使用中其产品包装与池田模范堂的产品的包装基本相同，广州模范堂在销售中亦采用“日本无比滴”、“国内授权版本”、“国内行货”、“池田模范堂”等语言进行宣传；
4. 争议商标的注册和使用容易导致相关公众误认为争议商标核定使用的商品来自于池田模范堂或与池田模范堂具有某种特定联系，从而产生混淆，致使池田模范堂的利益可能受到损害，从而损害池田模范堂就“ムヒ”、“ムヒベビー”商标所应享有的商业利益，损害相关公众的利益，不利于维护公平竞争的市场经济秩序。

 

三、判断因素

 

中国国家知识产权局2021年公布实施的《商标审查审理指南》规定，争议商标申请人明知或者应知他人在先使用的未注册商标存在而抢先注册的，判定为采取了“不正当手段”，并在审查实践中基于所涉及的证据从下列因素进行考量判断：

 

1. 争议商标申请人是否曾与在先使用人有过贸易往来或合作关系，或者曾就达成上述关系进行过接触和磋商；
2. 争议商标申请人是否与在先商标使用人共处相同地域或地缘接近，或者属于同行业竞争者：
3. 争议商标申请人是否与在先使用人曾发生过其他纠纷而知晓在先使用人的商标；
4. 争议商标申请人是否与在先使用人曾有人员交叉雇佣；
5. 争议商标申请人是否与在先商标使用人具有亲属等关联关系；
6. 争议商标申请人是否利用在先使用人有一定影响的商标的声誉和影响力进行误导宣传，或胁迫在先使用人与其进行贸易合作，或向在先使用人或者他人索要高额转让费、许可使用费或者侵权赔偿金等行为；
7. 在先使用人商标具有较强显著性或较高知名度，争议商标与之相同或高度近似；

 

四、启示

 

上述案例对日本企业的启示有三：

 

其一，虽然一般中国公众不会认读日文假名，日本企业表面上看起来没有必要在中国注册其日文假名商标，但是，为了防止该假名商标，特别是有一定影响的假名商标，被人抢注、进行误导宣传而致使其利益可能受损，日本企业应当在中国注册上述案件中的罗马字母和/或日文汉字商标的同时一并申请注册其日文假名商标。

 

其二，根据中国商标局2007年发布的《商标图形要素国际分类》之规定，中国商标审查员通常会将日文假名视为图形而非文字商标来进行审查。换言之，在审查如上述案件中广州模范堂在第5类相同或类似商品上申请的在后“ムヒ”商标时，中国商标审查员不会也没有视池田模范堂在先的、对应的罗马字母“MUHI”和汉字“无比滴”商标与广州模范堂的日文假名“ムヒ”商标相同或近似，并援引前者驳回后者，此类日文假名商标很可能获得注册，会给日本企业造成损失和风险。

 

其三，若日本企业拥有的、已在先在中国使用且有影响的日文假名商标被他人在相同或类似商品或服务上抢注，日本企业应尽可能提供上述标准里涉及的证据，证明抢注人的“不正当手段”，以制止抢注人的不正当行为，通过异议程序阻止抢注人的商标获得注册或请求宣告抢注人已注册的商标无效，以避免抢注人干扰或阻挠其在中国市场使用其日文假名商标和销售带有日文假名商标的产品的经营活动，防止抢注人反诉其商标侵权等法律风险。