许峰 - 律师、专利代理师     

        实用新型专利是中国现有三种专利类型之一，与发明专利、外观设计专利共同为广大创新主体提供有效的创新成果保护路径。为了引导专利申请人体准确理解实用新型专利保护客体的边界、促进实用新型专利申请撰写和答复质量的提高，中国国家知识产权局于2023年11月3日发布了《关于实用新型专利保护客体判断的指引》（以下简称《指引》）。

 

       鉴于来自美国和欧洲的申请人和专业人士对于中国实用新型专利的保护客体或保护主题并不十分熟悉，而中国实用新型具有授权快、申请费用经济、对于专利性要求较低等优点，其专利价值并不明显低于需经实质审查的发明专利，尤其是对于产品生命周期短、以渐进式创新为主的领域，其是用来快速打击竞争者和仿冒品的有力武器。因此，本文将以实用新型专利的撰写、审查、无效、行使等四个方面介绍中国实用新型专利制度，并解读《指引》所提出的具体内容，并为欧美创新主体提供的实务建议。

 

       从撰写的角度，对于实用新型专利来说首先应判断意图保护的主题是否符合专利法第二条第三款的规定，即产品的形状和/构造、利用自然规律的技术方案这一基本要求。一般说来，对于具有确定空间形状的有形产品均能满足上述基本要求。目前的难点在于即包含硬件的改进，又包含软件、算法或者人工智能的智能硬件产品。对此，《指引》指出，如果对现有技术的改进在于硬件部分，且所涉及的计算机程序为已知的，可以认为属于实用新型专利保护的客体。同时，《指引》也明确了，采用有线连接或无线连接的电路结构也可以被视为线路构造，并满足保护客体的要求。

 

       从审查的角度，中国实用新型仅需要通过初步审查就可以被授予专利权。在初步审查阶段，审查员一般只会提出明显的实质性错误，包括但不限于明显缺乏新颖性。另一方面，在初步审查阶段，一般不会审查申请的创造性，而是在后续专利无效阶段才进行评估。因此，一般实用新型的初步审查能在6至8个月内结束。只有在申请中存在明显的缺陷，审查员才会下发审查意见通知书。尽管如此，实用新型的平均申请时间一般仍小于1年。《指引》中也指出，若是在初步审查阶段收到关于保护客体的意见，也可以考虑通过陈述理由或者修改的方式予以克服。

 

       从专利无效的角度，由于国家知识产权局对于评价实用新型专利的创造性能够结合的现有技术文献数量有较严格的限制，因此即使其发明高度较低，实用新型专利的全部无效的比例与发明专利的比例仍整体相当。我们的事务所也处理了大量的实用新型专利的无效案件。根据我们的经验，因客体问题导致实用新型专利被宣告无效的比例是低的。我们还感受到，客体问题作为无效理由是否成立的关键在于技术方案的创新点。如果技术方案的创新点是产品的形状和构造，则即使技术方案中涉及已知的方法、操作步骤或材料，该已知的方法、操作步骤或材料仅被认定为对产品的硬件或形态的进一步描述，仍会被认为符合实用新型的客体要求。而如果技术方案的创新点包括方法（软件算法、工艺流程等）或材料，则会被认为不符合实用新型的客体要求。

 

       从权利行使的角度，我们在帮助欧美客户进行专利清查检索(Patent clearance assessment or FTO)时会遇到大量的实用新型专利，同时还会运用实用新型专利在电商平台上就仿冒品进行侵权投诉处理的需求。无论是对他人实用新型专利进行专利风险评估，还是自己行使实用新型专利权，均可以依据《指引》对所涉实用新型专利是否符合保护客体的要求，进行快速的初步分析以判断该专利的稳定性，从而更有针对性的制定分析和权利行使策略时，同时视情形借助于无效这些“不规范”的实用新型专利来规避和消除风险。

 

作者简介：

       许峰2006年毕业于 华中科技大学热能与动力工程专业，获工学学士学位；2008年毕业于华中科技大学动力机械及工程专业，获工学硕士学位；2008年至2015年期间在国家知识产权局专利审查协作中心担任专利审查员。许先生于2017年加入泛华伟业，主要负责机械领域的专利撰写、实审、复审、无效、侵权分析、有效性分析、检索及咨询等业务。