王勇 - 律师、专利代理师 

 

       专利保护客体是指可获得专利保护的发明创造，是落在专利法意图保护范围内的发明创造。

 

       任何一个发明创造要获得专利保护，其前提是属于专利法中规定的专利保护客体。不属于法律规定的保护客体的发明创造，就不具有专利性，不可能进入到后续的审查程序，也就不可能获得专利权。只有通过了保护客体审查的发明创造才能进行后续的关于“新颖性、创造性和实用性”等规定的审查，以进一步判断是否符合授予专利权的其他条件。

 

       我国对专利法的保护客体通过两种方式进行限定：正面概念性定义和反面排除性规定。

 

       《中华人民共和国专利法》（以下简称专利法）第二条对可授予专利权的三类保护客体，即发明、实用新型和外观设计分别进行了定义，即：

       发明，是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。

       实用新型，是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。

       外观设计，是指对产品的整体或者局部的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。

 

       另一方面，考虑到国家和社会公众的利益，专利法还对专利保护的范围作了限制性规定，即排除性规定。专利法第五条规定，对违反法律、社会公德或者妨害公共利益的发明创造不授予专利权，对违反法律、行政法规的规定获取或者利用遗传资源，并依赖该遗传资源完成的发明创造不授予专利权；以及专利法第二十五条规定不授予专利权的客体的六种具体情形。

 

       同时，由于2021年修改的专利法中第二十条引入了诚实信用原则，即“申请专利和行使专利权应当遵循诚实信用原则。不得滥用专利权损害公共利益或者他人合法权益”，相应地，在2023年修改的实施细则第十一条规定了违反诚实信用原则的发明创造，作为不授权的客体而予以排除专利保护。

 

       因此，基于2021年修改后的专利法及其2023年修改的实施细则，2023年年末发布的审查指南（以下称为新指南）对于2021年的审查指南（以下称为旧指南）中关于如何适用上述专利法对于保护客体的规定进行了进一步修改。以下将结合新指南对于如何理解和适用关于保护客体的规定进行说明，以供参考。

 

       一、关于专利法第二条第二款 

       在旧指南中对于在专利法第二条第二款中规定的技术方案，定义为“对要解决的技术问题所采取的利用了自然规律的技术手段的集合。技术手段通常是由技术特征来体现的”，以及“未采用技术手段解决技术问题，以获得符合自然规律的技术效果的方案，不属于专利法第二条第二款规定的客体”。并列举“气味或者诸如声、光、电、磁、波等信号或者能量也不属于专利法第二条第二款规定的客体”，但是将“利用其性质解决技术问题的”发明创造予以排除。

 

       新指南和旧指南中关于技术方案的规定基本完全一致。

 

       二、关于专利法第五条第一款

 

       在专利法第五条第一款规定，对违反法律、社会公德或者妨害公共利益的发明创造，不授予专利权。

 

       在新指南和旧指南中，将法律进一步规定为由全国人民代表大会或者全国人民代表大会常务委员会依照立法程序制定和颁布的法律，它不包括行政法规和规章。如果发明创造与法律相违背的，不能被授予专利权。

 

       旧指南具体给出了“用于赌博的设备、机器或工具”等属于违反法律的发明创造的示例，但并没有明确具体的法律依据。为进一步规范专利法第五条的审查，新指南对示例中有关行为所违反的具体法律予以明确，其例如包括“《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国治安管理处罚法》、《中华人民共和国中国人民银行法》和《中华人民共和国票据法》”。

 

       需要注意的是，在新指南中，删除了伪造文物设备属于违反法律的发明创造的示例，这是因为，关于“伪造文物的设备”，相关法律对于“伪造文物”行为本身并无明文规定；复制或仿制文物行为本身并未被法律明文禁止，只有存在利用复制或仿制的文物实施诈骗等不当行为时才可能触犯《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国治安管理处罚法》等法律的规定；并且，在审查实践中，伪造文物的设备与复制或仿制文物的设备实质上难于区分。因此，新指南中将“伪造文物”的示例删除，使得表述更为严谨。

 

       关于违反社会公德的发明创造，将旧指南中的“例如，带有暴力凶杀或者淫秽的图片或者照片的外观设计”修改为“例如，带有暴力凶杀或者淫秽内容的产品或方法”，从而使得排除的客体不限于外观设计、图片，扩大到所有技术方案。

 

       关于妨害公共利益的发明创造，新指南进一步细化相关规定和举例说明。例如，针对发明创造涉及“政党的象征和标志”的，新指南明确其妨害公共利益，不能被授予专利权。但是，对于涉及“国家重大经济事件、文化事件”的发明创造，并没有一概排除，而是要求考虑该发明创造的实施或使用对于社会的危害或影响的程度，是否达到妨害公共利益的程度，如果达到了“妨害公共利益”的程度，则不能被授予专利权。

 

       但是需要注意，如果发明创造并没有违反法律，但是由于其被滥用而违反法律的，则不属此列，比如用于医疗的各种毒药、麻醉品、镇静剂、兴奋剂和用于娱乐的棋牌等。专利法第五条所称违反法律的发明创造，不包括仅其实施为法律所禁止的发明创造。也就是说，如果仅仅是发明创造的产品的生产、销售或使用受到法律的限制或约束，则该产品本身及其制造方法并不属于违反法律的发明创造。以及，如果发明创造因滥用而可能造成妨害公共利益的，或者发明创造在产生积极效果的同时存在某种缺点的，例如对人体有某种副作用的药品，则不能以“妨害公共利益” 为理由拒绝授予专利权。在这一点上，新指南和旧指南的规定基本一致。

 

       三、关于专利法第五条第二款

 

       专利法第五条第二款规定，对违反法律、行政法规的规定获取或者利用遗传资源，并依赖该遗传资源完成的发明创造，不授予专利权。

 

       新修改的实施细则第二十九条第一款将“遗传资源”的概念由“取自人体、动物、植物或者微生物等含有遗传功能单位并具有实际或者潜在价值的材料”扩展至还包含“利用此类材料产生的遗传信息”。相应的，新指南对“遗传资源”的定义进行适应性修改，即“是指取自人体、动物、植物或者微生物等含有遗传功能单位并具有实际或者潜在价值的材料和利用此类材料产生的遗传信息”；在“发明创造利用了遗传资源的遗传功能”的解释中相应增加了“对遗传功能单位产生的遗传信息进行分析和利用”，并增加了相应的规定和示例，即“发明创造利用了遗传资源的遗传功能是指对遗传功能单位进行分离、分析、处理或对遗传功能单位产生的遗传信息进行分析和利用等，以完成发明创造，实现其遗传资源的价值”。

 

       另外，为了落实生物安全法和人类遗传资源管理条例的规定，新指南中规定“违反法律、行政法规的规定获取或者利用遗传资源，是指遗传资源的获取或者利用违反法律、行政法规的禁止性规定或者未按照我国有关法律、行政法规的规定事先获得有关行政管理部门的批准或者相关权利人的许可。例如，按照《中华人民共和国畜牧法》和《中华人民共和国畜禽遗传资源进出境和对外合作研究利用审批办法》的规定，向境外输出列入中国畜禽遗传资源保护名录的畜禽遗传资源应当办理相关审批手续，如果某发明创造的完成依赖于中国向境外出口的列入中国畜禽遗传资源保护名录的某畜禽遗传资源，未办理审批手续的，该发明创造不能被授予专利权；又如，按照《中华人民共和国生物安全法》和《中华人民共和国人类遗传资源管理条例》的规定，将我国人类遗传资源信息向外国组织提供或者开放使用的，应当向国务院科学技术行政部门事先报告并提交信息备份，可能影响我国公众健康、国家安全和社会公共利益的，还应当通过安全审查，如果某发明创造的完成依赖于向外国组织提供的我国人类遗传资源信息，未履行相关手续的，该发明创造不能被授予专利权”（其中黑斜体部分是新指南中添加的内容）。

 

       四、关于专利法第二十五条

 

       在专利法第二十五条，具体列出了如下明确不属于保护客体的发明创造：（一）科学发现；（二）智力活动的规则和方法；（三）疾病的诊断和治疗方法；（四）动物和植物品种；（五）原子核变换方法以及用原子核变换方法获得的物质；（六）对平面印刷品的图案、色彩或者二者的结合作出的主要起标识作用的设计。但是对第（四）项所列产品的生产方法予以排除。

 

       虽然在新指南中对于专利法第二十五条的具体适用基本上没有进行修改，但是目前对于涉及到智力活动的规则和方法的发明创造，大多数都利用了计算机设备以及计算机程序进行实施，明显没有采用技术手段或者没有利用自然规律的申请数量很少。因此在审查实践中，涉及到与智力活动的规则和方法有关的发明创造，通常都会涉及计算机以及计算机程序，既包括技术特征，也包括智力活动或者商业活动的规则和方法，其保护客体的审查具有一定的特殊性，中国国家知识产权局在新指南中第二部分第九章（“关于涉及计算机程序的发明专利申请审查的若干规定”）对其进行了专门的规定，这里不展开说明。

 

       同时，为了适应新技术发展和回应业内的呼吁，新指南中对于涉及到疾病的诊断方法的规定进行了一些比较重要的修改，主要包括：

 

       1）在旧指南中，在不能被授予专利权的举例中，列举了以下方法：血压测量法、诊脉法、足诊法、X光诊断法、超声诊断法、胃肠造影诊断法、内窥镜诊断法、同位素示踪影像诊断法、红外光无损诊断法、患病风险度评估方法、疾病治疗效果预测方法、基因筛查诊断法。但是，在新指南中，删除了“血压测量法”。也就是说，按照新指南的规定，涉及到血压测量法的发明创造是属于可以授予专利权的保护客体。

       之所以进行上述修改，其原因在于，随着智能监测设备的发展，血压测量的目的日益多样化，越来越多的涉及血压测量的专利申请的直接目的不是获得疾病诊断结果或健康状况，而只是获取中间结果信息，不再满足为了诊断疾病的用途，而是例如提供安全保护、改进健身方案或改善睡眠质量等，因此这类专利申请并不满足“以获得疾病诊断结果或健康状况为直接目的”的条件，血压测量法不再是疾病诊断方法的典型情形。但是，需要说明的是，对于其他示例，在判断是否属于疾病诊断方法时，仍需同时满足下面两个条件：（1）以有生命的人体或动物体为对象；（2）以获得疾病诊断结果或健康状况为直接目的。

 

       2）明确“全部步骤由计算机等装置实施的信息处理方法”不属于诊断方法。

       在新指南关于不属于诊断方法的发明的规定中，还明确包括“全部步骤由计算机等装置实施的信息处理方法”。这是因为，随着大数据、人工智能、基因技术等技术的发展，在医疗领域中已经普遍采用计算机等具有信息处理能力的装置实施涉及诊断的信息处理方法，其目的一般是利用计算机的高速计算能力、存储能力以及网络通讯能力，提高信息处理的准确率和效率，进行信息的识别､存储和传输，计算机等装置或者系统提供的结果只是概率值，或者称之为 “可能性”，通常只能用于为医生准确诊断疾病和制定治疗方案提供参考。此次修改明确不将“全部步骤由计算机等装置实施的信息处理方法”直接认定为疾病诊断方法，就是为了适应科技进步和经济社会发展形势需要，回应近年来创新主体的需求，以加强对此类创新的保护。

 

       五、关于诚实信用原则的适用

 

       为了从根本上解决长期以来存在的大量非正常申请的问题，在2021年修改的专利法中，在第二十条中新增加规定，即“申请专利和行使专利权应当遵循诚实信用原则”，相应的，在新的实施细则第十一条进一步规定了提出各类专利申请应当以真实发明创造活动为基础，不得弄虚作假。因此，在新指南第二部分第一章新增第5节“根据专利法实施细则第十一条的审查”，要求对发明专利申请是否符合专利法实施细则第十一条规定进行审查，以及审查适用《规范申请专利行为的规定》。该《规范申请专利行为的规定》于2023年12月21日以国家知识产权局令第77号公布，自2024年1月20日起施行。在该规定中，列举了八种非正常申请专利行为，包括：（一）所提出的多件专利申请的发明创造内容明显相同，或者实质上由不同发明创造特征、要素简单组合形成的；（二）所提出专利申请存在编造、伪造、变造发明创造内容、实验数据或者技术效果，或者抄袭、简单替换、拼凑现有技术或者现有设计等类似情况的；（三）所提出专利申请的发明创造内容主要为利用计算机技术等随机生成的；（四）所提出专利申请的发明创造为明显不符合技术改进、设计常理，或者变劣、堆砌、非必要缩限保护范围的；（五）申请人无实际研发活动提交多件专利申请，且不能作出合理解释的；（六）将实质上与特定单位、个人或者地址关联的多件专利申请恶意分散、先后或者异地提出的；（七）出于不正当目的转让、受让专利申请权，或者虚假变更发明人、设计人的；（八）违反诚实信用原则、扰乱专利工作正常秩序的其他非正常申请专利行为。

 

       也就是说，按照新指南的规定，在实质审查程序中，应当对发明专利申请是否符合专利法实施细则第十一条规定进行审查，适用《规范申请专利行为的规定》；如果经审查，申请不符合专利法实施细则第十一条规定，应当予以驳回。新指南第二部分第八章第4.7节则强调，在审查中适用该条款时，“应当有证据或充分理由”，将“有证据”放在“充分理由”之前，体现了举证优先的原则，以避免该条款的滥用。

 

       需要注意的是，除了在关于专利保护客体的规定中以诚实信用原则排除非正常申请的专利保护之外，在新指南中，在发明、实用新型和外观设计三种专利申请的初步审查范围、复审和无效宣告程序、专利权评价报告制定等相关规定中增加对于专利法实施细则第十一条的审查要求，以此形成一个全面、系统的规制体系，确保诚实信用法律条款的立法宗旨在专利审查各个环节中得到有效落实和执行保障。

 

作者简介：

 

       王勇先生于1991年毕业于上海华东师范大学计算机科学系。1994年在中国科学院计算技术研究所获硕士学位，2005年获得中国人民大学法学硕士学位。王勇先生于1994年至2006年在中国专利代理(香港)有限公司从事专利代理工作，2007年加入泛华伟业知识产权代理有限公司任高级合伙人。

 

       王勇先生中华全国专利代理师协会会员，中华全国专利代理师协会电子、信息技术专业委员会委员，国际许可证贸易工作者协会（LES）中国分会会员；国际保护知识产权协会（AIPPI）中国分会会员；国际知识产权律师联合会（FICPI）中国分会会员。中华全国专利代理师协会专利代理师培训讲师。

 

       王勇先生的业务领域主要涉及计算机硬件、计算机软件、通信技术、半导体器件及制备工艺、自动控制及家用电器等领域。王勇先生长期从事知识产权保护的咨询、代理工作，曾代理来自国内外申请人的数千件专利申请，在专利申请文件撰写、审查意见答复、专利申请复审、专利无效、专利行政诉讼、侵权诉讼、集成电路布局保护和计算机软件保护等方面拥有丰富的经验。作为富有经验的律师和专利代理人，王勇先生曾在涉及世界多家著名跨国公司的数十件专利案件中作为指导者和主要负责律师参与诉讼。