王勇- 律师、专利代理师

 

       创造性，是指与现有技术相比，发明有突出的实质性特点和显著的进步，其是发明授予专利权需要满足的最重要的条件，是对发明创造的创新高度的要求。根据审查实践，对于发明专利申请来说，超过60%的申请，在审查过程中审查员都会对发明的创造性提出审查意见，或者作为驳回、无效理由。明确关于发明的创造性的审查标准，对于提高所授予的专利权的质量和有效性，对于国家所鼓励和支持的创新活动具有十分重要的意义。因此，在2023年审查指南中对其做了一些十分重要且有意义的修改，对于确定最接近的现有技术以及确定发明实际解决技术问题的规则、公知常识性证据的类型等相关规定进行了完善。

 

       根据专利法第二十二条第三款的规定，要判断发明是否具备创造性，应当判断发明是否具有突出的实质性特点，同时还应当判断发明是否具有显著的进步。在对创造性进行判断时，我国专利法中采用了“突出的实质性特点”和“显著的进步”的标准，与美国专利商标局（USPTO）以及欧洲专利局（EPO）的“非显而易见性”和“创造性”标准并无本质不同，但强调发明要有显著的进步，与现有技术相比能够产生有益的技术效果。

 

       一、关于突出的实质性特点的审查

       按照审查指南的规定，判断发明是否具有突出的实质性特点，就是要判断对本领域的技术人员来说，要求保护的发明相对于现有技术是否显而易见，即如果发明是所属技术领域的技术人员在现有技术的基础上仅仅通过合乎逻辑的分析、推理或者有限的试验可以得到的，则该发明是显而易见的。在判断一件发明是否显而易见时，通常按照所谓的“三步法”来进行审查，这一方法与欧洲局的审查规则基本一致，所遵从的都是问题-解决方案的判断思路。虽然在理论上和司法上人们还提出过其他一些审查方法，但是在实践中，三步法的审查规则始终是在审查程序、复审无效程序以及行政诉讼程序中所采用的主流方法。因此，以下按照三步法的顺序介绍关于发明的突出的实质性特点（即非显而易见性）的审查标准和答辩策略。

 

       步骤（一）：确定最接近的现有技术

 

       最接近的现有技术，是指现有技术中与要求保护的发明最密切相关的一个技术方案，它是判断发明是否具有突出的实质性特点的基础。在实践中，现有技术，包括最接近的现有技术，通常要通过进行检索获得。检索获得的现有技术文件往往有很多篇，最接近的现有技术只能是其中一篇或者其中的一个技术方案。选择的原则一般是与要求保护的发明技术领域相同，所要解决的技术问题、技术效果或者用途最接近和／或公开了发明的技术特征最多的现有技术，或者虽然与要求保护的发明技术领域不同，但能够实现发明的功能，并且公开发明的技术特征最多的现有技术。

 

       但是，选择不同的技术方案作为最接近的现有技术，可能会对最终的创造性审查结果产生影响。而且，在实践中发现，在选择最接近的现有技术时，审查员有时片面强调所审查的申请的权利要求与现有技术共有技术特征的多少，而忽视发明所要解决的技术问题与现有技术所针对或解决的技术问题之间的关系，导致在评判创造性时存在一些偏差。

 

       因此，在2023年修改的审查指南在原审查指南规定的确定最接近的现有技术时应当注意“首先考虑技术领域相同或者相近的现有技术”的基础上增加了“其中，要优先考虑与发明要解决的技术问题相关联的现有技术”。这里的技术问题“相关联”强调所审查的申请所要解决的技术问题与现有技术的技术问题应存在联系。这种联系例如现有技术中明确记载的发明目的或技术问题与所审查的申请所要解决的技术问题相同或相似，或者，虽然没有明确记载，但所属技术领域的技术人员可以认识到该技术问题的存在。

 

       一般来说，发明的目的在于通过技术方案解决发明所要解决的技术问题并实现技术效果，现有技术与发明所要解决的技术问题之间存在技术上的联系，该现有技术才更有可能作为最接近的现有技术，成为达到发明目的最理想的起点。该修改可以引导创造性审查中注重还原发明创造的起点和过程，减少选择最接近的对比文件时的主观随意性，尽可能避免“事后诸葛亮”式的审查。

 

       步骤（二）：确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题

 

       在该步骤（二）中，首先要分析要求保护的发明与步骤（一）中所确定的最接近的现有技术相比有哪些区别特征，然后根据该区别特征在要求保护的发明中所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题。从这个意义上说，发明实际解决的技术问题，是指为获得更好的技术效果而需对最接近的现有技术进行改进的技术任务。

 

       根据区别特征确定发明实际解决的技术问题在“三步法”的运用中起到了承上启下的作用，目的为步骤（三）中技术启示的寻找确定方向。2019年发布的国家知识产权局第328号公告对审查指南有关“三步法”中确定发明实际解决的技术问题的规定进行了完善，明确应当根据区别特征“在要求保护的发明中”所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题，同时，强调技术方案整体考虑的原则，对于功能上彼此相互支持、存在相互作用关系的技术特征，应整体上考虑所述技术特征和它们之间的关系在要求保护的发明中所达到的技术效果。

 

       考虑到客观分析并确定发明实际解决的技术问题在“三步法”判断整体过程中的地位十分重要，此次修改进一步对重新确定技术问题时需要注意的问题以及个别特殊情形进行了说明。

 

       1）关于确定技术问题时需要注意的问题

 

       在实践中审查员所认定的最接近的现有技术往往不同于申请人在说明书中所描述的现有技术，因此，在审查实践中，在基于审查员所认定的最接近的现有技术确定该发明实际解决的技术问题时，可能不同于申请人在说明书中所描述的技术问题；在这种情况下，应当根据审查员所认定的最接近的现有技术重新确定发明实际解决的技术问题。但是，在审查或者答复审查意见过程中，审查员或者代理师关于发明实际解决的技术问题的认识通常存在两种极端，要么是确定得太过宽泛，不适当地扩大或者上位概括发明实际能够解决的技术问题，夸大或者缩小或者扭曲其所能够取得的技术效果；要么确定得太过具体狭窄，使得在所确定的发明实际解决的技术问题中包含对区别特征的指引或者直接将区别特征作为发明实际解决的技术问题，从而很容易就得出发明是显而易见的结论，使得创造性的判断陷入“事后诸葛亮”的误区。

 

       为了避免上述问题，在2023新修改的审查指南中强调了在确定发明实际解决的技术问题时，要对技术特征与技术效果之间的关系进行客观分析，一方面，要基于区别特征在发明中所能达到的技术效果进行确定，使重新确定的技术问题与该技术效果相匹配；另一方面，所确定的发明实际解决的技术问题不能带有发明为解决该技术问题而提出的技术手段，既不能被确定为区别特征本身，也不能包含对区别特征的指引或暗示。

 

       为进一步说明这一原则，在2023修改的审查指南还适应性地增加一个消费电子设备的案例。在该案例中，要求保护的发明是一种消费电子设备，包括对用户进行账户授权的生物认证单元，该认证单元基于指纹和选自掌纹、虹膜、眼底、面部特征中的至少一种认证方式的组合。说明书记载，通过至少两种认证可以使用户账户更加安全。最接近的现有技术公开了一种消费电子设备，仅基于指纹信息进行身份认证。两者的区别在于发明通过至少两种生物特征进行身份认证。根据该区别特征在要求保护的发明中所能达到的技术效果，发明实际解决的技术问题应当是“如何提高消费电子设备的用户账户安全性”，而非“如何增加掌纹等至少一种生物认证方式”或者“如何通过增加认证方式实现消费电子设备的安全性”，否则，意味着将“技术启示”直接带入技术问题，影响对创造性的客观评价。

 

       2） 增加了关于重新确定技术问题的一种特殊情形

 

       2023年的审查指南中增加一种重新确定“发明实际解决的技术问题”的特殊情形，即当发明的所有技术效果与最接近的现有技术均相当时，重新确定的技术问题是提供一种不同于最接近的现有技术的可供选择的技术方案。之所以进行这种增加，是因为在审查实践中，某些发明与最接近的现有技术相比，技术效果相当，未表现出“更好的技术效果”，却提供了一种技术构思不同的可供选择的技术方案。原审查指南有关重新确定技术问题的规定并未涵盖这种情形。修改后的审查指南将“提供一种不同于最接近的现有技术的可供选择的技术方案”作为重新确定的发明实际解决的技术问题的一种特殊情况，以更全面反映创新的规律和特点。需要注意的是，发明实际解决的技术问题被确定为“提供一种不同于最接近的现有技术的可供选择的技术方案”并不意味着该技术方案必然具有或者不具有创造性，仍然需要从该技术问题出发判断要求保护的发明对所属技术领域的技术人员而言是否显而易见。

 

       步骤（三）：判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见

 

       在该步骤中，要从最接近的现有技术和上述步骤（二）中所确定的发明实际解决的技术问题出发，判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。判断过程中，要确定的是现有技术整体上是否存在某种技术启示，即现有技术中是否给出将上述区别特征应用到该最接近的现有技术以解决其存在的技术问题（即发明实际解决的技术问题）的启示，这种启示会使本领域的技术人员在面对所述技术问题时，有动机改进该最接近的现有技术并获得要求保护的发明。如果现有技术存在这种技术启示，则发明是显而易见的，不具有突出的实质性特点。

 

       如果存在下述任何一种情况，通常认为现有技术中存在上述技术启示：

 

       （1）所述区别特征为公知常识，例如，本领域中解决该重新确定的技术问题的惯用手段，或教科书或者技术词典、技术手册等工具书中披露的解决该重新确定的技术问题的技术手段。

 

       （2）所述区别特征为与最接近的现有技术相关的技术手段，例如，同一份对比文件其他部分披露的技术手段，该技术手段在该其他部分所起的作用与该区别特征在要求保护的发明中为解决该重新确定的技术问题所起的作用相同。

 

       （3）所述区别特征为另一份对比文件中披露的相关技术手段，该技术手段在该对比文件中所起的作用与该区别特征在要求保护的发明中为解决该重新确定的技术问题所起的作用相同。

 

       笔者在多年的代理实践中发现，在该步骤（三）中，隐含了一个包括两步判断的逻辑，即判断1）：判断现有技术中是否公开上述区别特征；以及判断2）：判断现有技术是否给出将上述公开的区别特征应用到该最接近的现有技术以解决其存在的技术问题的启示。

 

       具体说来，在判断1）中，首先要回答在最接近的现有技术之外的其他现有技术中是否公开了在步骤（二）中所确定的发明的那些区别特征。如果上述至少一个区别特征没被现有技术公开，还需要进一步确定那些没有被现有技术公开的区别特征是否是本领域的公知常识或者惯用技术手段，如果答案也为否，即这些区别特征也不是本领域的公知常识或者惯用技术手段，那么通常就不需要进行到上述判断2)，可以直接认定要求保护的发明对本领域的技术人员来说非显而易见，这是因为，如果现有技术中没有公开上述至少一个区别特征，也就不可能存在将那些区别特征应用到该最接近的现有技术以解决其存在的技术问题的启示。

 

       如果判断1）的结果为是，即认为现有技术公开了上述所有区别特征，或者确定上述所有区别特征是公知常识，还需要判断现有技术中是否给出将上述区别特征应用到该最接近的现有技术以解决其存在的技术问题的启示，即进行到判断2）。进一步，在判断2）中，该启示又包括两种情况：A）现有技术中是否有可以将上述区别特征与该最接近的现有技术相结合的启示；以及B）：现有技术中是否有这种结合可以被用来解决上述步骤（二）中所确定的技术问题的启示。上述两种启示可以是现有技术中的明确记载或者本领域普通技术人员从阅读现有技术中可以很容易就可以得到的。如果上述两种启示缺少其中任何一个，就不能认为在现有技术中给出了将上述区别特征应用到该最接近的现有技术以解决其存在的技术问题的启示。

 

       在步骤（三）中，存在着一个长期困扰审查员以及其他从业者的问题，即关于公知常识的举证责任问题，在2023年修改的审查指南中对此作出了正面的回应。在2023新修改的审查指南第二部分第八章第4.10.2.2节（4）的最后一段涉及对审查员在审查意见通知书中引用公知常识提出了要求，对有关审查意见通知书中引用公知常识的规定进行了细化和明确。一是调整申请人对审查员引用公知常识提出异议时审查员回应方式的顺序，即将“说明理由或提供相应的证据予以证明”修改为“提供相应的证据予以证明或说明理由” ，明确了在申请人对审查员引用的公知常识有异议时，审查员举证优先的原则，能举证应当尽量举证。二是在该段段末增加“在审查意见通知书中，审查员将权利要求中对技术问题的解决作出贡献的技术特征认定为公知常识时，通常应当提供证据予以证明” ，即对审查员提出了如果将申请人认为的“发明点”认定为公知常识时通常应当举证的原则要求。从而强化了审查员的证据意识，明确了举证要求。

       二、关于显著的进步的判断

 

       根据审查指南的规定，在评价发明是否具有显著的进步时，主要应当考虑发明是否具有有益的技术效果，并罗列了下面一些作为有益的技术效果，如：发明与现有技术相比具有更好的技术效果，例如，质量改善、产量提高、节约能源、防治环境污染等；发明提供了一种技术构思不同的技术方案，其技术效果能够基本上达到现有技术的水平；发明代表某种新技术发展趋势；尽管发明在某些方面有负面效果，但在其他方面具有明显积极的技术效果等。

 

       2023年审查指南对于显著的进步的判断的规定没有作出任何修改，但是，很显然，在实践中，随着技术的发展和认识的进步，关于技术效果的情况并不限于上述所列举的项目。

 

       综上，2023年审查指南的修改，对创造性审查思路进行了系统性完善，以引导和规范审查员在评判创造性时正确认识创造性的立法宗旨和法律内涵，把握发明实质，客观公正评判发明对现有技术的贡献；同时还可以引导申请人在申请和撰写申请文件时更加注重对发明实质的阐释，与审查员进行更加有效的沟通，促使真正的发明创造能够更好更及时地获得保护，提高授权专利的质量，从而发挥专利制度鼓励发明创造、促进技术创新的作用。

 

 

 

作者简介：

 

       王勇先生于1991年毕业于上海华东师范大学计算机科学系。1994年在中国科学院计算技术研究所获硕士学位，2005年获得中国人民大学法学硕士学位。王勇先生于1994年至2006年在中国专利代理(香港)有限公司从事专利代理工作，2007年加入泛华伟业知识产权代理有限公司任高级合伙人。

 

       王勇先生中华全国专利代理师协会会员，中华全国专利代理师协会电子、信息技术专业委员会委员，国际许可证贸易工作者协会（LES）中国分会会员；国际保护知识产权协会（AIPPI）中国分会会员；国际知识产权律师联合会（FICPI）中国分会会员。中华全国专利代理师协会专利代理师培训讲师。

 

       王勇先生的业务领域主要涉及计算机硬件、计算机软件、通信技术、半导体器件及制备工艺、自动控制及家用电器等领域。王勇先生长期从事知识产权保护的咨询、代理工作，曾代理来自国内外申请人的数千件专利申请，在专利申请文件撰写、审查意见答复、专利申请复审、专利无效、专利行政诉讼、侵权诉讼、集成电路布局保护和计算机软件保护等方面拥有丰富的经验。作为富有经验的律师和专利代理人，王勇先生曾在涉及世界多家著名跨国公司的数十件专利案件中作为指导者和主要负责律师参与诉讼。