郭春曦-律师、专利代理师

 

       自2000年专利法第二次修改时增加了“实用新型专利检索报告制度”以来,中国专利法逐渐引入并形成了如今的“专利权评价报告制度”,以为采初步审查制的专利类型的制度补充。其审查的对象和范围,从最初的仅限实用新型专利经2008年专利法第三次修改扩展到实用新型和外观设计;由仅判定实用新型的新颖性和创造性,扩展至几乎所有可以作为宣告专利权无效的理由。随着2021年6月1日起,专利法第四次修改的正式生效,可以请求专利权评价报告的主体从检索报告伊始的“仅限于专利权人”、第三次修改增加“利害关系人”,至此亦扩大到了“被控侵权人”。而2020年11月公布的《专利法实施细则修改建议(征求意见稿)》更是拟将请求报告的主体扩展至“任何单位或者个人”。可见,专利权评价报告制度近年来在立法层面不断得到完善和改进,逐渐成为我国专利制度中的一项重要的制度设计。

       自2008年专利法第三次修改时起,专利权评价报告即允许任何机构或个人查阅复制,从而负面结论的专利权评价报告(即专利权评价报告发现导致涉案专利权无效的事由)亦得向社会公众公开。结合第四次专利法修改及专利法实施细则未来彻底放开请求专利权评价报告主体的趋势,专利权人在以实用新型和外观设计专利进行的专利侵权诉讼中应对负面结论的评价报告可能带来的影响有充分的认识。

       本文讨论了负面结论的专利权评价报告在专利侵权诉讼中的影响,旨在介绍相关的立法和实践,而不是就特定案例中可能提供的全部选项提供建议。

1.提起专利侵权诉讼时是否必须提交专利权评价报告?

       在实施“实用新型专利检索报告制度”的时期,《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》(以下简称“专利司法解释”)第八条第一款曾规定,“提起侵犯实用新型专利权诉讼的原告,应当在起诉时出具由国务院专利行政部门作出的检索报告”,曾引发要求实用新型专利权人提起诉讼时必须同时提交专利检索报告,否则以不符合立案条件而不予受理的情况。对此,最高人民法院曾在《最高人民法院关于对出具检索报告是否为提起实用新型专利侵权诉讼的条件的请示的答复》([2001]民三函字第2号)中明确,“检索报告,只是作为实用新型专利权有效性的初步证据,并非出具检索报告是原告提起实用新型专利侵权诉讼的条件。该司法解释所称“应当”,意在强调从严执行这项制度,以防过于宽松而使之失去意义。凡符合《民事诉讼法》第一百零八条规定的起诉条件的案件,人民法院均应当立案受理”。此后,专利司法解释于2015年修订时,将此处的“应当”修改为“可以”。由此可见,专利权评价报告并非实用新型或外观设计专利权人提起诉讼的必要条件。

2.负面结论的评价报告在专利侵权诉讼中的可能影响

       《专利审查指南》明确指出,专利权评价报告不是行政决定,因此专利权人或者利害关系人不能就此提起行政复议和行政诉讼,只能在符合特定条件时请求更正。可见,负面结论的专利权评价报告本身并不具备否定专利有效性的效力,结合上述最高人民法院的解释及现行的专利司法解释第六十六条对于专利权评价报告作为审理、处理专利侵权纠纷的证据的表述,亦可知,专利权评价报告是法院审理专利侵权纠纷案件时,用于判断涉案专利稳定性的参考。

       在专利侵权诉讼中,涉案专利的稳定性是法院审理案件的起点和争议焦点之一。根据现行专利司法解释的规定,法院可以根据案件审理需要要求原告提交专利权评价报告(或者检索报告)。

       在原告未在提起诉讼时申请专利权评价报告的情况下,法院可能会要求原告出具专利权评价报告并裁定中止审理以给出申请专利权评价报告的时间,若原告无正当理由不提交专利权评价报告,法院可能:1) 裁定中止审理,等待被告提出的无效宣告程序的审查结果;或者2)若在合理期间内被告不对涉案专利提起无效宣告请求,法院则可能裁定驳回起诉,由原告承担不利后果。

       在提交了专利权评价报告的情况下,在多数案件中,评价报告的结论将主要影响法院对于是否中止审理的判断:

       1. 若原告出具的报告未发现导致专利权无效的事由,则根据专利司法解释的规定,即使被告已在答辩期间内请求宣告涉案专利权无效,法院仍可以不中止诉讼;

       2. 若原告出具的报告若发现导致专利权无效的事由,实践中法院存在以下做法:

  1. 在被告提出的无效宣告程序的情况下,裁定中止审理,等待的无效宣告的审查结果;
  2. 在被告未提出无效宣告程序的情况下,认定专利权未经无效宣告之前依然合法有效,继续审理;
  3. 少数案件中,法院会参考报告给出的无效事由,认定涉案专利不具有授予专利权的条件,驳回原告的诉讼请求。

3.小结

       综上所述,随着中国专利权评价报告制度的不断完善,专利权评价报告将在专利侵权诉讼中发挥重要的参考作用。从权利人的角度来说,专利权评价报告有着预先了解专利法律状态是否稳定的作用。考虑到负面结论的评价报告会对专利权人维权的前景产生影响,尤其涉及影响案件审理周期的诉讼是否中止问题,同时在法院要求时拒不出具报告将可能导致驳回起诉的严重不利后果,权利人应当尽可能在提起诉讼前对相关专利的稳定性进行审慎的评估,尤其是在针对涉嫌侵权产品拥有不止一项专利权的情况下,尽可能的选择稳定性相对较强的专利用于发起相关诉讼。同时,由于提交专利权评价报告并非提起专利侵权诉讼的必要条件,权利人也可以选择在提起诉讼时不出具专利权评价报告,但需要权衡评估可能存在的以下三种情形:1)若诉讼中被告没有提起无效宣告请求也充足证据的可以证明涉案专利不稳定的情况下,法院可能亦不会要求原告出具评价报告;2)法院经过主动审查可能会认为涉案专利的稳定性需要专利权评价报告予以证明而要求权利人出具评价报告;3)被告在答辩期限内提出无效宣告请求或有证据证明涉案专利的法律状态不稳定,法院亦可能据此要求原告出具评价报告。

 

作者简介:

郭春曦先生分别于2010年毕业于北京航空航天大学自动化专业获得工学学士学位,2012年毕业于中国人民大学知识产权法专业获得法学学士学位,2014年毕业于美国约翰马歇尔法学院(The John Marshall Law School )获得法学硕士学位。2014年加入泛华伟业知识产权代理有限公司,从事涉及知识产权法律咨询、海关保护、反不正当竞争、制止盗版和假冒、计算机和作品的著作权注册、域名注册和争议解决以及计算机领域的专利申请和咨询等。

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