王勇-合伙人、律师、专利代理师
2024年5月21日美国联邦巡回上诉法院在第2021-2348号案,即LKQ Corp.诉GM Global Technology Operations LLC案(LKQ案)中作出判决,决定废除长期以来用于评估外观设计专利非显而易见性的Rosen-Durling测试,并根据美国最高法院判例和美国专利法,采纳一种更灵活的外观设计的审查方法。
该决定的起因是LKQ公司和Keystone汽车工业公司对GM持有的外观设计专利D797,625提起挑战,该外观设计专利涉及一种汽车前挡泥板的设计。LKQ公司认为,根据35 U.S.C. § 102和35 U.S.C. § 103,该专利基于先前存在的外观设计专利和宣传手册,应被认定为不可获得专利权。
在该案件的双方复审(Inter Partes Review, IPR)过程中,美国专利审查与上诉委员会(PTAB)对所争议的外观设计采用了既定的显而易见性检验法(即Rosen-Durling方法)进行审查。对于外观设计专利的显而易见性,Rosen 设定了两个标准。首先,必须有一份与要求保护的外观设计基本上相同的主要对比文件,以支持其显而易见性的认定。其次,如果存在一份主要对比文件,法院必须考虑普通设计者是否会对其进行修改以实现所要求保护的外观设计。Durling 则提出了一个附加情况,即对于次要对比文件,只有在两份对比文件如此相关,以至于其中一个中某些装饰性特征的出现会暗示将这些特征应用于另一者时,次要对比文件才能被用于修改该主要对比文件。PTAB根据Rosen-Durling方法,在复审决定No. IPR2020- 00534中维持了’625 专利的外观设计专利权。
但是,LKQ对PTAB的决定提出了上诉。美国联邦巡回上诉法院经全席重审,决定废除Rosen-Durling测试的要求。联邦巡回上诉法院认为,根据最高法院的先例,包括KSR International Co. v. Teleflex Inc. 550 U.S. 398 (2007)案(KSR案),以及国会对外观设计专利的法律制度设计,应采纳一种更灵活的方法来评估外观设计的非显而易见性。美国最高法院在KSR 案中,要求以一种更灵活的显而易见性分析标准取代僵化的“教导、暗示和动机”(“TSM”)检验标准,让显而易见性更容易证明。在根据 KSR 案分析发明专利申请的权利要求是否可授予专利权时,常识、后见之明以及本领域技术人员的普通技术水平等因素都被允许纳入考量。如今,这一针对发明专利授权的审查标准用于外观设计专利的显而易见性的审查。
联邦巡回上诉法院在LKQ案的判决指出,Rosen-Durling测试的严格要求与35 U.S.C. § 103的宽泛和灵活标准不符;并强调,外观设计专利和发明专利虽然不同,但都必须满足35 U.S.C. § 103的非显而易见性要求。法院进一步解释了如何应用Graham因素来评估外观设计专利的非显而易见性,包括考虑现有技术的范围和内容、外观设计与专利要求之间的差异、相关领域中普通技能人员的水平,以及评估所声称外观设计的整体视觉效果。法院命令重新审议PTAB对D’625专利非显而易见性的决定,要求PTAB根据法院提出的评价外观设计专利显而易见性框架进行评估。
2024年5月22日,也就是在联邦巡回法院作出上述判决的第二天,美国专利商标局发布备忘录,提供了关于外观设计专利显而易见性评估的最新指导和审查指令。该备忘录提出了一种新的灵活方法来评估设计专利的显而易见性,以取代之前的Rosen-Durling测试。
新的审查方法类似于发明专利申请中的显而易见性评估,要求进行四个事实调查:现有技术的范围和内容、现有技术与所主张外观设计的差异、本领域普通技术人员的技能水平,以及次要考虑因素(如商业成功)作为显而易见性或非显而易见性的指示。
在进行现有技术范围和内容的调查时,必须确定一个主要对比文件,主要对比文件应与所主张外观设计在视觉上相似,但不需要“基本相同”。此外,设计审查员可以考虑次要现有技术参考的设计元素,这些元素可以来自同一领域或类似领域。
在评估所主张外观设计的显而易见性时,外观设计审查员必须综合考虑现有技术的范围和内容、普通设计人员的知识以及现有技术与所主张外观设计的差异。如果普通设计人员会被激励修改现有技术设计以创建与所主张外观设计具有相同整体视觉外观的设计,则应在35 U.S.C. 103下拒绝该申请,除非申请文件中记载有具有说服力的其他非显而易见性的指引。
美国联邦巡回上诉法院LKQ案的判决,将使得外观设计专利申请审查期间的显而易见性标准进一步放宽,以与 KSR 案中的标准相一致,因此,获得外观设计专利可能会变得更有难度,也可能会使外观设计专利的无效宣告变得更加容易,会对外观设计专利申请人、专利权人以及积极寻求宣告外观设计专利无效的竞争对手产生重大影响。
作者简介:
王勇先生于1991年毕业于上海华东师范大学计算机科学系。1994年在中国科学院计算技术研究所获硕士学位,2005年获得中国人民大学法学硕士学位。王勇先生于1994年至2006年在中国专利代理(香港)有限公司从事专利代理工作,2007年加入泛华伟业知识产权代理有限公司任高级合伙人。
王勇先生中华全国专利代理师协会会员,中华全国专利代理师协会电子、信息技术专业委员会委员,国际许可证贸易工作者协会(LES)中国分会会员;国际保护知识产权协会(AIPPI)中国分会会员;国际知识产权律师联合会(FICPI)中国分会会员。中华全国专利代理师协会专利代理师培训讲师。
王勇先生的业务领域主要涉及计算机硬件、计算机软件、通信技术、半导体器件及制备工艺、自动控制及家用电器等领域。王勇先生长期从事知识产权保护的咨询、代理工作,曾代理来自国内外申请人的数千件专利申请,在专利申请文件撰写、审查意见答复、专利申请复审、专利无效、专利行政诉讼、侵权诉讼、集成电路布局保护和计算机软件保护等方面拥有丰富的经验。作为富有经验的律师和专利代理人,王勇先生曾在涉及世界多家著名跨国公司的数十件专利案件中作为指导者和主要负责律师参与诉讼。