王勇 - 合伙人、律师、专利代理师
许峰 - 合伙人、律师、专利代理师
近几年,中国法院受理的专利侵权的诉讼案件数量不断增加。在所有的抗辩事由中,专利无效抗辩无疑是应对专利侵权诉讼的利器。
无效一件专利权,不亚于开展一场激烈的战役,如何结合每件专利权的具体情况,合理利用法律条文之间的有机联系,有层次地、分步骤和有配合地展开抗辩,寻找和攻击专利权的薄弱处,需要专利代理师有很强的专业素养和职业操守。
下面以我公司代理的一件实用新型专利的无效过程,介绍影响无效结果的一些因素,以及专利代理师在无效程序中所发挥的作用。
一、背景介绍
该实用新型专利涉及一种“集屑盒装配结构及削笔机”,即一种新型的铅笔削笔机。专利权人A公司曾以专利侵权为由,起诉B公司。B公司最初委托一家知识产权事务所的专利代理师对该实用新型提起专利无效。在2022年12月,国家知识产权局经过审理后认为B公司就A公司的实用新型专利的无效宣告请求部分成立,在A公司修改的权利要求基础上维持专利权有效。但是1个月后,一审法院基于A公司修改后的权利要求认定B公司的产品构成对A公司的专利侵权,要求B公司停止制造和售卖自己生产的削笔机。2023年8月,最高人民法院知识产权法庭判决驳回B公司的上诉,维持一审侵权成立的判决,此时B公司已到了最危险的境地。
一审之后,B公司与我公司接触,寻找应对策略,希望泛华伟业的律师能够给予帮助,尽力挽回目前不利的局面。我公司的合伙人许峰律师和其团队在认真研究和分析其无效过程的资料之后,提出了再次就A公司的实用新型专利提出无效的律师建议。
虽然法律并没有禁止就一件专利提出无效请求的次数,但是由于涉案专利权经过了一次无效审理过程,对于以同样的证据和同样的理由的无效请求,国家知识产权的复审和无效审理部可以以“一事不再理”原则不予受理。因此,B公司必须以新的证据或者理由提出新的无效请求。
在第一次无效时,专利权人针对无效请求人提供的证据和无效理由,对权利要求1进行了修改,将原权利要求6的特征加入到权利要求1中,修改后的权利要求1如下:
1、集屑盒装配结构,其特征在于包括用于安装削笔机构的上部壳体和收集由削笔机构切削铅笔产生笔屑的集屑盒,所述的上部壳体和集屑盒组成了削笔机的外壳,所述的集屑盒包括底部和周侧部,所述的周侧部的上段部分为第一联接部,所述的上部壳体的下段部分为第二联接部,所述的第一联接部与第二联接部之间通过螺纹或卡扣结构进行固定,且所述的第一联接部与第二联接部紧密接触;上部壳体和集屑盒的对接部外设有一环形保护罩。(注:加下划线的部分是无效阶段添加的特征)
在第一次无效审查决定书中,复审和无效审理部的合议组认为,将权利要求1的技术方案与证据1公开的内容相比,两者的区别至少在于:上部壳体和集屑盒的对接部外设有一环形保护罩(即修改时添加的特征)。基于该区别技术特征,合议组确定涉案专利实际要解决的技术问题是提高装配结构的牢固性以及整体的美观性和触感。
在上述认识的基础上,合议组认为无效请求人所提供的证据5中的保护环与涉案专利环形保护罩的作用明显不同,认定证据5没有公开上述区别技术特征,未给出相应的技术启示,从而认为请求人关于修改后的权利要求1不具有创造性的主张不成立。
二、案情分析
从涉案专利申请文件公开的内容,对比文件所公开的内容,以及合议组的上述审理过程,合议组关于涉案专利具有创造性的结论似乎无懈可击。
但是,对于有经验的专利代理师来说,对于技术方案的理解,不是仅限于权利要求的文字表述所确定的范围,而是要结合说明书中记载的具体场景、所要解决的技术问题,综合进行整体判断,准确理解涉案专利的发明要点,从而理解权利要求中的各个技术特征以及其各自所起到的作用。
涉案专利中关于环形保护罩的公开,在说明书中有一段文字描述,即【0039】节:“此外,上部壳体01和集屑盒02的对接部设有一环形保护罩,环形保护罩03套接在第一联接部20与第二联接部10外,其不仅将两者的联接部分保护起来,使得联接部位得到双层结构增强,联接强度增强,装配之后结构更为牢固,同时使削笔机整体更为美观、触感更好”,以及相应地在附图1-5中给出了环形保护罩的图示。
乍一看,涉案专利的说明书中似乎清楚地公开了环形保护罩的结构、与其他部件的连接关系以及所起到的作用。但是,透过说明书中的上述段落,泛华伟业的承办团队发现,相对于该环形保护罩所起到的作用,例如“不仅将两者的联接部分保护起来,使得联接部位得到双层结构增强,联接强度增强,装配之后结构更为牢固,同时使削笔机整体更为美观、触感更好”,其相应的结构特征为“上部壳体01和集屑盒02的对接部设有一环形保护罩,环形保护罩03套接在第一联接部20与第二联接部10外”。其描述的环形保护罩与其所所声称的技术效果之间,存在严重的不一致(如下图所示)。对于本领域普通技术人员来说,仅从该公开的环形保护罩的结构无法获知实现上述效果的具体实现方式。
同时,在说明书第【0041】节,记载了“……并且环形保护罩通过卡扣结构装配在第二联接部10的外侧,起到加固连接和外观修饰作用”,这是该专利文件中唯一明确记载环形保护罩与第二联接部的装配方式。在上图的削笔机的分解示意图中,也可以看出,环形保护罩呈半环形的方式。
泛华伟业的承办团队由此初步断定,环形保护罩是直接以半环形的方式固定连接至上部壳体,而与下部的集屑盒或两者的联接部分在力学上不相干,无法起到联接强度增强的作用。
同时,为了进一步佐证此观点,泛华伟业的承办团队进一步检索了专利权人所运营的公众号,获得了专利权人对于涉案专利所对应的产品“奶瓶削笔机”的宣传说明,从该宣传说明中可以清楚地看出外设于上部壳体和集屑盒的对接部的设计为公仔的围巾的环形保护罩就是以半圆形的方式连接至上部壳体,如下图所示。
由此,泛华伟业的承办团队得出结论,对于本领域普通技术人员来说,在阅读了涉案专利后并不清楚如何借助于环形保护罩来实现“使得联接部位得到双层结构增强,联接强度增强,装配之后结构更为牢固”。相反,涉案专利的环形保护罩除了起到提高产品美观外并不能取得其在说明书第0039段所宣称的技术效果,本领域技术人员采用该手段后并不能解决其声称的要解决的技术问题,即“使得联接部位得到双层结构增强,联接强度增强,装配之后结构更为牢固”,从而可以确信涉案专利说明书的撰写不符合专利法第二十六条第三款的规定,即说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明,以所属技术领域的技术人员能够实现为准。
按照专利法的有关规定,申请文件的撰写不符合专利法第二十六条第三款是专利无效的理由之一。
另外,基于上面所提到的事实和理由,泛华伟业的承办团队还认为,上述环形保护罩在涉案专利中所起的作用仅具有纯粹的审美性质而与技术无关(尤其是与其宣称的发明构思是无关的)的特征。由于涉案专利的方案相对于现有技术的区别技术特征仅仅是纯粹的审美或情感性质,而与技术无关,因而不能赋予所保护的产品任何技术特性或任何技术结构,不能导出任何技术功能或技术效果。因此,该区别特征单独或与权利要求中其余特征结合,都不能使得要求保护的技术方案取得任何技术效果,相对于现有技术来说没有解决任何技术问题,也不符合专利法第二条第三款有关实用新型保护客体的规定。
保护客体不符合专利法第二条第三款的规定也是专利无效的理由之一。
但是,根据泛华伟业的专利代理师在多年的工作实践中所体会到的,复审和无效审理部的审查员在涉及到申请文件撰写的缺陷时,比如不符合发明或实用新型专利的定义、专利说明书未对发明或者实用新型作出完整的说明、不符合专利说明书和权利要求书的清晰要求、独立权利要求缺少解决技术问题的必要技术特征等无效理由时,通常比较慎重,不会轻易因申请文件撰写的缺陷问题而作出专利无效的决定,除非该缺陷是十分明显的和根本性的。
因此,为了有更大把握来无效涉案专利,还需要寻找更强有力的杀手锏。
在对涉案专利文件上述认识的基础上,泛华伟业的承办团队进一步回头审视第一次无效的整个过程,尤其是合议组作出维持权利要求1的创造性的推理过程,寻找到了一个十分有利的突破口。
在第一次无效过程中,合议组认可了请求人提供的证据1与涉案专利权利要求1之间的区别在于“上部壳体和集屑盒的对接部外设有一环形保护罩”,即专利权人在修改权利要求1时所加入的特征。
合议组基于涉案专利说明书第0039段的描述,认为涉案专利“实际要解决的技术问题是提高装配结构的牢固性以及整体的美观性和触感”。但是通过上面对环形保护罩结构抽丝剥茧的分析,已经可以确信其所声称的“提高装配结构的牢固性”的效果在说明书中得不到支持,该声称的效果根本不存在。因此,可以断定第一次无效时合议组关于涉案专利要解决的技术问题的认识是不正确的,需要进行修正。准确的表述应该为“实际解决的技术问题在于如何提高产品的整体美观度”或者类似的表述。
基于上述重新确定的技术问题,针对“环形保护罩”这一区别技术特征,泛华伟业的承办团队做了进一步的针对性检索,在削笔器相关领域中寻找到了采用类似于“环形保护罩”的技术手段来解决该技术问题的多篇对比文件。至此,完成了该第二次无效请求的分析和材料准备过程。
三、无效策略制定
在无效策略准备方面,泛华伟业的承办团队基于上述认识,制定了先清除外围障碍,再重点攻击核心堡垒的进攻策略。
所谓外围障碍,就是关于环形保护罩的具体结构的认识。首先要利用专利法第26条第3款,即涉案专利说明书未有对环形保护罩的结构进行充分公开,本领域普通技术人员无法获知如何借助于环形保护罩来使得联接部位得到双层结构增强,使得合议组必须将争议聚焦在涉案专利的环形保护罩的功能和实现结构上来。由于无效过程中对于技术特征的解释只能依据专利文件中公开的内容以及本领域的公知常识,专利权人将无法合理地解释如何利用半环形保护罩通过卡口结构装配在第二联接部的外侧,以使得连接部位得到双层结构增强。由此,剥掉了环形保护罩具有“双层结构增强,联接强度增强,装配之后结构更为牢固”的效果的神秘面纱。即使不能以专利法第26条第3款将涉案专利无效,也使得环形保护罩的结构和功能得以明确,其保护范围无疑会得到极大的限缩。
在扫清了关于环形保护罩的解释的外围障碍后,泛华伟业的承办团队接着对核心堡垒(即涉案专利权利要求的创造性)发起进攻。
在对第一次无效所使用的对比文件以及再次检索所查到的多篇对比文件进行分析之后,泛华伟业的承办团队首先选定了第一次无效时采用的证据1作为最接近的对比文件,这是考虑到该证据1在第一次无效时被已经被用来进行评价权利要求1的创造性了,其公开的内容已经被合议组所明确,争议较少,可以很容易确定其与涉案专利的区别特征主要在于环形保护罩。由于在前一阶段已经厘清了该技术特征的内容,按照审查指南关于创造性的三步法的判断方法,在重新确定权利要求1要解决的技术问题时,顺理成章地归纳出:当前权利要求1相对于证据1,其要解决的实际问题是“如何提高产品的整体美观度”,而非第一次无效时合议组所认定的“提高装配结构的牢固性以及整体的美观性和触感”。然后针对该重新确定的技术问题,利用原有的证据1结合新检索到的其他对比文件或者公知常识,可以彻底否定权利要求1的创造性。
另外,为了尽可能利用涉案专利的创造性缺陷无效涉案专利,泛华伟业的承办团队还利用新检索到的结果,分别以不同的文件为最接近的对比文件,结合其他对比文件或公知常识,作为辅助攻击手段挑战涉案专利的创造性。
四、满意的结局
由于事先精心的筹划以及无效策略的正确选择,该第二次无效请求的审理过程十分顺利,在口审之后三个月内,复审与无效审查部就做出了无效决定,认定涉案专利的所有权利要求均不具有创造性,合议组基本上完全采纳了请求人的无效意见。
A公司在收到第二次无效宣告请求审查决定书后,也很快就向北京知识产权法院提起行政诉讼。泛华伟业的承办团队在北京知识产权法院同样进行了充分的准备和细致的讲解。北京知识产权法院很快就作出判决,驳回了A公司的诉讼请求。
在收到该无效决定后,B公司及时向最高人民法院请求对侵权案件再审,最高院很快撤销了已经生效的侵权判决,委托人的正当权利得到了维护,危机得以消除,避免了损失。
五、启示
将专利权予以全部无效,给请求人带来的不仅是避免了巨额的侵权赔偿损失,更重要的是为其产品的未来销售扫清了障碍,保护了请求人的市场份额。但是,从上面的介绍可以看出,第二次无效结果的翻转,并不是偶然的,其中凝结了专利代理师的辛勤付出,体现了专利代理师的专业素养。专利无效抗辩,是一种具有对抗性质的准司法程序,不仅要求专利代理师具有较强的专业技术背景,能够分析和理解专利所涉及的技术方案,准确把握现有技术的现状,还要能够准确理解法律条文,掌握法律规定之间的有机联系,做到融会贯通;更要求专利代理师具有较高的诉讼经验,面对复杂的技术概念能够从法律的角度进行剖析,制定合理的诉讼策略。只有这样,才能真正维护当事人的合法利益,维护正常的市场秩序,促进市场经济的发展。这就是一个优秀的专利代理师在法治社会中的价值所在。
作者简介:
王勇先生于1991年毕业于上海华东师范大学计算机科学系。1994年在中国科学院计算技术研究所获硕士学位,2005年获得中国人民大学法学硕士学位。王勇先生于1994年至2006年在中国专利代理(香港)有限公司从事专利代理工作,2007年加入泛华伟业知识产权代理有限公司任高级合伙人。
王勇先生的业务领域主要涉及计算机硬件、计算机软件、通信技术、半导体器件及制备工艺、自动控制及家用电器等领域。王勇先生长期从事知识产权保护的咨询、代理工作,曾代理来自国内外申请人的数千件专利申请,在专利申请文件撰写、审查意见答复、专利申请复审、专利无效、专利行政诉讼、侵权诉讼、集成电路布局保护和计算机软件保护等方面拥有丰富的经验。作为富有经验的律师和专利代理人,王勇先生曾在涉及世界多家著名跨国公司的数十件专利案件中作为指导者和主要负责律师参与诉讼。
许峰先生2006年毕业于 华中科技大学热能与动力工程专业,获工学学士学位;2008年毕业于华中科技大学动力机械及工程专业,获工学硕士学位;2008年至2015年期间在国家知识产权局专利审查协作中心担任专利审查员。许先生于2017年加入泛华伟业,成为合伙人。
许峰先生主要负责机械和自动化领域的专利撰写、实审、复审、无效、侵权分析、有效性分析、检索及咨询以及代表国内外客户参与重大案件的法律诉讼等业务。多年来为客户赢得专利授权和维权取得了令人瞩目的成绩,深得客户好评。