王勇 - 合伙人、律师、专利代理师

 

 

       涉及到公式的发明是指发明人在发明创造过程中,通过对现有公式进行优化、调整或通过总结概括,创造出新的公式,以解决特定的技术问题或满足新的应用需求。这类发明通过对公式进行参数调整、算法优化、模型改进、或者公式组合与集成以实现精度提升、提高可靠性、优化计算过程等效果。

 

       在审查指南中,允许发明人在申请文件中使用公式,包括允许采用公式对于权利要求的保护范围进行限定,但是对于如何撰写涉及到公式的发明,并没有给出具体的规定和指引,一些代理人在撰写此类发明的申请文件的过程中,存在一些错误的观念和做法,致使一些申请文件在审查过程中被驳回。即使有些申请侥幸获得授权,但是在后续的无效过程中也由于其申请文件中存在的实质性缺陷而被无效,发明人辛苦劳动获得的发明无法得到有效的保护,前期的投入被白白浪费。

 

       下面以一件发明专利被无效的过程,介绍一下最高法院对待涉及公式的发明的基本观点以及代理人在撰写涉及到公式的发明时需要注意的事项。


基本案情


       A公司系专利号为200710049004.9、名称为“高效层叠式石墨放电隙装置”的发明专利的专利权人。2020年1月21日,B公司请求国家知识产权局宣告涉案专利权全部无效。2020年9月2日,国家知识产权局作出第46045号无效宣告请求审查决定,维持其专利权有效。


       B公司上诉后,北京知识产权法院于2021年6月28日作出(2020)京73行初15901号行政判决,驳回其诉讼请求。B公司随后向最高人民法院提出上诉,最高人民法院于2023年11月22日作出(2021)最高法知行终1071号行政判决,撤销北京知识产权法院的行政判决和国家知识产权局作出的无效宣告请求审查决定;要求国家知识产权局就争议的发明专利所提出的无效宣告请求重新作出审查决定。

 

       虽然在无效阶段和行政一审阶段,涉及到说明书公开的内容是否充分(即专利法第二十六条第三款)、权利要求是否得到说明书的支持(专利法第二十六条第四款),权利要求1-10是否具有创造性(即专利法第二十二条第三款)等多项无效理由,但是在最高法院的判决中,仅仅对说明书是否充分公开进行了评议,认为独立权利要求1及其从属权利要求的技术方案公开不充分,涉案专利不符合专利法第二十六条第三款的规定。

 

       笔者认为,最高院的上述判决抓住了涉案专利的根本问题,对于涉及公式的发明如何撰写给出了指引,对于专利从业者就今后此类案件的撰写和审查有很强的指导意义。因此,本文将以涉案专利是否符合专利法第二十六条第三款作为焦点,探讨最高院的判决以及对从业者的启发。


关于争议专利

 

       争议专利涉及一种承载雷电流的放电隙装置,主要用于电源系统第一级防雷,使电子或者电力设备免遭雷电感应的破坏。

       作为本案审查基础的权利要求1为:


       “一种高效层叠式石墨放电隙装置,包括N+1个放电隙、N个电容值相同的电容构成的π形连接电容组(1),所述N≥1,各放电隙串联连接,其中,第一个放电隙F1与火线连接,最末一个放电隙FN+1接地,π形连接电容组中各电容的一端与两放电隙之间的导电件连接,另一端接地,其特征在于:
  ①放电隙为石墨放电隙,石墨放电隙的石墨电极片(6)之间放置绝缘环状垫片(9),各石墨放电隙层叠式组装,
  ②π形连接电容组中各电容的电容值均按照下式选择:
  C=In/2πfVK
  式中:In为π形连接电容组中电容上的感应放电电流,In=I/N,
  I为π形连接电容组总电流,
  N为π形连接电容组电容个数,
  f为雷电波频率,
  V为π形连接电容组中电容上的额定电压,
  K为安全系数,K≥1。

 

       上述权利要求的电容值计算公式中涉及的参数K、f、V、I在说明书中均有定义:K为安全系数,f为雷电波频率,V为π形连接电容组中电容上的额定电压,I为π形连接电容组总电流,其中K≥1。

 

无效决定及一审法院的观点

 

       国家知识产权局在无效决定书中认为:涉案专利权利要求1-10中的电容值计算公式中涉及的参数K、f、V、I在权利要求书和说明书中均有明确的定义,其中K为安全系数,f为雷电波频率,V为π形连接电容组中电容上的额定电压,I为π形连接电容组总电流,其中K、f、V、I均存在一定的取值范围,在涉案专利说明书中已经公开了部分典型雷电流波形的实施例,在几种典型雷电流波形条件下对于上述参数有不同的取值,并且本领域技术人员也可以根据层叠式石墨放电隙装置在实际应用中的变化在一定范围内进行选取,并非必须限定在某几个特别精准的值才能实现,站在本领域技术人员的角度考虑,能够根据涉案专利说明书公开的内容实现涉案专利的技术方案、解决其技术问题,并产生预期的技术效果,权利要求要求保护的技术方案符合专利法第二十六条第三款的规定。

 

       一审法院基本认同了无效决定的意见,认为涉案专利说明书已对π形连接电容组中各个参数作出清楚、完整的说明,认定涉案专利说明书符合专利法第二十六条第三款的规定。

 

最高法院的观点剖析

 

       在涉案专利说明书中,公式C=In/2πfVK,有5个参数,即C(电容值)、In、f(雷电波频率)、V(电容组中电容上的额定电压)和K(安全系数),其中In=I/N,是通过电容组总电流I和电容组电容个数N确定的。


       根据说明书中公开的内容,该公式适用于不同雷电波形的石墨放电隙电容值C的计算方法,特别是解决其计算的不确定性问题。其达到的技术效果是:在“按照本发明所提供的电容值选择公式,一旦确定装置的V(可选择较低的限制电压),选择比较小(安全)电容放电电流In,根据雷电测试波形估算出频率f,即可计算出π形连接电容组中各电容的值,因而,该公式的操作性强,并适用于在8/20μs、10/350μs、1.2/50μs等雷电波形冲击下使用。”也就是说,本发明的发明点在于利用该公式在In、f(雷电波频率)、V(电容组中电容上的额定电压)和K(安全系数)确定的情况下可以得到各电容的值C。

 

       根据说明书公开的内容,可知,In、f、V与放电装置的具体结构、设计参数和性能指标相关,需要事先规定或计算出来。因此在一个具有确定的性能指标和设计参数的放电隙装置中,确定C值仅仅取决于其他两个参数,即K(安全系数)和f(雷电波频率)。

 

       对于公式C=In/2πfVK是如何获得的,说明书中没有给出任何信息,既没有给出理论推导过程,也没有说明是根据何种实验获得的。对于K的取值,说明书中限定K≥1。

 

       对于防雷电领域来说,众所周知的是,雷电波形描述雷电放电过程中电流或电压随时间的变化特性,而雷电频率则描述了雷电现象的频率特性,频率成分可以通过频谱分析得到,通常包含宽频带的频率成分,从直流到几百兆赫兹不等。

 

       对于上述公式,在涉案专利的说明书中给出了四个实施例,概括总结如下:

 

 

In

V

K

f

C

第一个实施例

2.1/7 A

3000V

2

18X103Hz

440pF

第二个实施例

3.2/8 A

3000V

3

18X103Hz

390pF

第三个实施例

4.5/9 A

3000V

2

18X103Hz

737pF

第四个实施例

1.8/6 A

3000V

3

18X103Hz

295pF

 

       在上述四个实施例中,雷电波频率f取值均为18X103Hz。

 

       进一步,为了简化问题的讨论,笔者将上述公式简化为C=afK,其中a=In/2πV,对于任何一个具体的放电隙装置,在具有明确技术指标和参数范围的情况下,a是一个大于0的计算量,可以预先确定。在将K值固定的情况下,C可以认为是f的线性函数,由于f不可能是负数,在笛卡尔坐标系中,该公式可以表示为从坐标原点出发的位于第一象限的射线。而如果将f值固定,随着K值的变换,该射线的斜率也随之变化,如下图所示:

                    

 

       根据涉案专利说明书公开的内容,f 可以在几百到几百兆赫兹的范围内变化,K在大于等于1的范围内变化,上述公式在坐标系中所覆盖的范围如阴影部分所示。显然所述阴影部分区域所包括的(K,f)的参数组合的数量是极其庞大的,甚至可以说是无穷的。另外,需要说明的是,上述图示仅仅是在假设K和f是彼此独立的情况下简化示意的,而如果K和f的取值存在关联关系的话,其(K,f)的可能参数组合有可能位于多边形或者其他形状的区域中。

 

       而在涉案专利的说明书中给出的四个实施例中,f只给出了一个示意值,f=18X103Hz,K只有两个取值,K=2以及K=3。即使假定说明书给出的四个实施例是真实的、正确的,能够达到其声称的技术效果,但是对于本领域的普通技术人员来说,如何能够确信,对于在几百到几百兆赫兹的范围内变化的f,在大于等于1范围内取值的K,在满足该公式的前提下其无限种可能的组合都能够达到本发明的效果呢?

 

       由于本案在行政诉讼过程中,还涉及到了相关的侵权诉讼案件,即(2020)最高法知民终329号案(以下简称侵权案),最高法院在关于本案的行政诉讼决定书中,从两个方面论证了涉案专利的发明公开是否充分的问题。

 

       首先从正面,即从涉案专利本身撰写的角度,分析其充分公开的问题。

 

       按照《最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件适用法律若干问题的规定(一)》第六条第一款第三项规定,说明书未充分公开特定技术内容,导致在确认权利要求限定的技术方案能够解决发明或者实用新型所要解决的技术问题时,需要付出过度劳动的,人民法院应当认定说明书及与该特定技术内容相关的权利要求不符合专利法第二十六条第三款的规定。


         具体到涉案专利,最高法院按照认为,涉案专利说明书的记载,本领域技术人员根据方程式中In/2πfVK给出的参数的数值范围,可以便捷简易确定地计算出电容C的数值。但是,本领域技术人员在选择雷电波频率f和安全系数K时,不能依据技术常识就知晓如何在几何级数范围内变动的雷电波频率中选择相应的数值。如果本领域技术人员可以从上述范围宽泛的数值区间内选择确定限定电容数值的计算参数,则上述数值范围的区间不是有限区间,而是在“K≥1”“雷电波频率”因时间地域而变化的无限区间,进而得出的电容的电容值也是位于无限区间内的数值。


         在涉案专利说明书中,在技术方案限定电容组中各电容的电容值的选择时,选择K≥1,而在实施例中采用了K等于2或3,对于K的开放区间没有进一步给出选择的依据;同时在涉案专利说明书中定义f为雷电波频率,在实施例中统一采用了f≈18×103Hz,没有进一步说明对于不同雷电波形如此选择的依据。

 

       据此,最高法院认为,A公司没有在说明书中给出清楚解释,使得本领域技术人员能够无需付出创造性劳动或者过度劳动就可以在合理范围内选择安全系数K、雷电波频率f的取值。本领域技术人员也不能通过有限次的实验,来选择安全系数K、雷电波频率f的具体取值,进而通过公式C=In/2πfVK确定可以参考使用的电容值。

 

       换句话说,按照本发明的公式,在(K,f)参数选择如上图所示的近乎无限种可能的组合中,涉案专利的说明书并没有给出足够的实施例或者理由来说明除了四个实施例之外的其他(K,f)组合方式也能达到本发明的技术效果。

 

       为了进一步加强其上述结论,最高法院还对侵权案的审理过程进行了详细的剖析和论证。

 

       在侵权案中,A公司主张,B公司的被诉侵权产品对电容值的选择符合涉案专利的公式C=In/2πfVK,即被诉侵权产品对电容值的选择与涉案专利使用的方法相同。为验证其购买的被诉侵权产品的六个电容的电容值是否符合说明书中的公式,A公司聘请了鉴定机构进行鉴定。将用1kHz测试频率得到的上述六个电容的电容值的平均数1.06nF确定为C,I采用特定的电流波形,即8/20μs30KA和10/350μs6KA,并“外接导线”和利用电流表测量流经导线的电流,分别得到“正极性404A、负极性480A”“负极性222A”;N为电容组中电容个数,即六个;f为雷电波频率,通过将上述电流波形中的半峰值时间,即20μs、350μs乘以2,得到电流波形的周期,即40μs、700μs,再分别计算出各自的雷电波频率,即25kHz和1.4kHz;V采用被诉侵权产品说明书所记载的最大限制电压即2500V,上述参数分别代入公式C=In/2πfVK计算得到的K分别为正极性162、负极性192和负极性1588。将另一款被诉侵权产品的上述参数带入公式“C=In/2πfVK”进行计算,可分别得到K为正极性121和负极性117(8/20μs电流波形)、1040(10/350μs)的结果。简言之,在对被诉侵权产品进行鉴定时,鉴定机构根据所测出的被诉产品的电容值C和限定的f值以及其他设计参数推算出被诉产品所使用的安全系数K。


       基于侵权案中的上述鉴定事实,最高法院认为,基于测量出的C的数值,根据公式计算出K的取值分别为正极性162、负极性192、负极性1588、正极性121和负极性117(8/20μs电流波形)、1040(10/350μs),K的这一计算结果和涉案专利说明书记载的四个实施例中选择的K等于2或3差异巨大。A公司在侵权案和行政诉讼案中都没有说明如何选择这些K的数值并据此计算出相应的电容值。并且在认定侵权产品的技术特征时,A公司也未给出选择安全系数K值和雷电波频率f的具体选择依据,仅仅解释其为经验公式。而按照本发明给出的计算公式C=In/2πfVK,参数f、K的选择对于最终电容值的计算结果具有不可忽略的显著影响。

 

       基于上述两个方面的论证和分析,最高法院认为,对于本领域技术人员来说,涉案专利给出的方法无法消除电容值计算的不确定性。因此,涉案专利权利要求1限定的选择电容组中各电容的电容值的技术手段不能解决说明书中提出的技术问题,没有达到其声称的具有较强操作性来确定电容组中各电容的数值的技术效果。涉案专利说明书中对应于独立权利要求1及其从属权利要求的技术方案公开不充分,涉案专利不符合专利法第二十六条第三款的规定。

 

撰写涉及公式的发明要注意的事项

 

       根据最高法院的上述判决,以下仍以争议专利的公式C=In/2πfVK为例,简要介绍如何撰写类似的发明。

 

       对于上述公式,在涉案专利的说明书中给出了各个参数和变量的说明和定义,即:N为π形连接电容组电容个数,f为雷电波频率,V为π形连接电容组中电容上的额定电压,K为安全系数,并且给出了K的范围,K≥1。

 

       虽然国家知识产权局复审和无效审查部以及北京知识产权法院认为说明书的上述描述以及给出的实施例已经充分公开了涉案发明了,但是最高法院的回答是否定的。

 

       根据最高法院的上述判决,以及专利代理的实践,对于涉及公式的发明,要满足关于充分公开的要求,笔者认为至少要满足以下三个条件:

  1. 公式中涉及的各个参数和变量,都要有明确的说明或者定义;这是一个最基本的要求。
  2. 如果参数、常数或者变量的变化范围对于所取得的技术效果有影响,要给出其变化范围的限定;说明书公开的内容或者实施例的数量要足以使得本领域的普通技术人员能够从现有技术出发通过逻辑推导或者归纳总结获得其公式,以及确信在相关参数或者变量的限定范围的取值都能实现发明的效果,而不需要再付出创造性的劳动或者过度实验。
  3. 对于有多个参数或者变量限定的公式中,要明确或者揭示参数或者变量之间的相互作用关系。

 

       仍然参照上述简化公式C=afK,由于f和K都是变量,都存在有变化范围,很显然其不同的取值组合对于所计算的C值有影响。如果f和K彼此独立的话,就要给出(K,f)不同取值的组合的多个实施例,足以说明在给定范围的f和K都能够实现发明效果。而如果f和K相互存在关联,取值范围存在相互影响,即其中一个参数的取值或者范围会影响另一个参数的取值或者范围,则要求公开其相互影响的方式,或者给出如何根据一个参数或者变量确定另一个参数或者变量的教导。

 

       具体到涉案专利,显然,其说明书的撰写仅仅满足了第一个条件,并没有满足第二个条件和第三个条件。之所以没有满足第二个条件,是因为在实际应用中,f 可以在几百到几百兆赫兹的范围内变化,而实施例只给了f=18X103Hz这样一个具体雷电波频率值;对于K≥1这一开区间有无数个取值可能的范围,只给出了K为2和3的实施例。因此,对于f和K的具体取值范围,涉案专利所公开的实施例显然不足以支持其总结的公式。之所以没有满足第三个条件,在于其说明书没有公开f取值和K取值之间是否存在相互作用关系,没有公开f和K是相互独立还是相互影响。

 

       笔者认为,上述所总结的撰写基本要求与最高法院在判决书的观点是一致的,即“如果权利要求包含了两个以上的特性值技术变量即参数的方程式限定的技术特征,那么在该发明的说明书中,对该方程式所选定的数值范围与所取得技术效果之间的关系应当明确记载“,”在该方程式所涉及的相关参数的数值范围内,原则上所有数值均应达到不需要付出创造性劳动或者过度劳动就能实现所期望的技术效果的公开程度,能够使本领域技术人员在将发明实施时知道其所确定的参数的数值或者数值区间是否解决了技术问题并达到了说明书声称的技术效果“,以及“判断充分公开涉及确定参数的方法的说明时,方法越不常规,越应当在说明书中提供清晰、详尽的信息。如果参数信息不清楚,从而使得本领域技术人员无法基于整体公开的内容并使用普通技术知识来识别解决涉案专利问题的必要技术手段,则可以认定说明书没有达到公开充分的要求”。

 

       如果专利代理人能够根据最高法院的上述判决以及本文关于撰写涉及公式的发明创造的建议,认真分析涉及到公式的发明,鉴别出公式中的关键参数或者变量,以及明确参数或者变量之间的关系,使得本领域普通技术人员能够根据所公开的内容不需要过度劳动就可以总结概括出相应的公式,将会大大增加专利申请获得授权的几率以及所获得的专利权的稳定性,使得发明人的创造性劳动得到充分的保护。

 

作者简介:

 

       王勇先生于1991年毕业于上海华东师范大学计算机科学系。1994年在中国科学院计算技术研究所获硕士学位,2005年获得中国人民大学法学硕士学位。王勇先生于1994年至2006年在中国专利代理(香港)有限公司从事专利代理工作,2007年加入泛华伟业知识产权代理有限公司任高级合伙人。

 

       王勇先生中华全国专利代理师协会会员,中华全国专利代理师协会电子、信息技术专业委员会委员,国际许可证贸易工作者协会(LES)中国分会会员;国际保护知识产权协会(AIPPI)中国分会会员;国际知识产权律师联合会(FICPI)中国分会会员。中华全国专利代理师协会专利代理师培训讲师。

 

       王勇先生的业务领域主要涉及计算机硬件、计算机软件、通信技术、半导体器件及制备工艺、自动控制及家用电器等领域。王勇先生长期从事知识产权保护的咨询、代理工作,曾代理来自国内外申请人的数千件专利申请,在专利申请文件撰写、审查意见答复、专利申请复审、专利无效、专利行政诉讼、侵权诉讼、集成电路布局保护和计算机软件保护等方面拥有丰富的经验。作为富有经验的律师和专利代理人,王勇先生曾在涉及世界多家著名跨国公司的数十件专利案件中作为指导者和主要负责律师参与诉讼。

 

 

 北京朝阳区朝阳门外大街16号 中国人寿大厦10层1002-1005       +86-10-85253778       mail@panawell.com

版权所有:北京泛华伟业知识产权代理有限公司    技术支持:汉邦未来 京ICP备18047873号-1