王勇 - 合伙人、律师、专利代理师

 

       2020年8月28日最高人民法院在“康文森与华为确认不侵害专利及标准必要专利纠纷”案中作出针对康文森的行为保全裁定,是我国知识产权领域涉及标准必要专利(SEP)案件的首个禁诉令(Anti-Suit Injunction)。在之后的4个月内,中国法院又分别针对小米公司与交互数字公司专利纠纷、中兴通讯公司与康文森公司专利纠纷、OPPO公司与夏普株式会社专利纠纷以及三星公司与爱立信公司专利纠纷发出四份禁诉令,体现了中国法院在全球标准必要专利治理领域在国际平行诉讼中维护国家利益和司法主权的决心,在法律层面具有很强的创新和示范作用。

 

       时隔4年,2024年12月24日,最高人民法院针对华为与网件公司专利侵权诉讼案根据华为公司的申请又做出一份关于行为保全的裁定,该裁定被认为是中国法院作出的针对诉讼案件的一方当事人在外国法院请申请禁诉令的第一份反禁诉令(Anti-Anti-Suit Injunction,AASI),其意义更非同凡响。

 

       禁诉令是指在特定条件下由一国法院签发的,禁止当事人在他国另行提起或继续相关诉讼的禁令。而反禁诉令,是指一国法院应一方当事人的请求,针对另一方当事人颁发命令,责令另一方当事人撤回其在他国法院所提出的禁诉令申请,或不得申请执行他国法院已经作出的禁诉令裁决。反禁诉令是针对他国禁诉令所采取的一种对抗措施,旨在维护本国司法管辖权的完整性,防止他国禁诉令对本国司法程序的不当干扰,并有效保障一方当事人的合法权益。因此,禁诉令与反禁诉令以及有可能出现的反-反禁诉令等是当前涉及SEP的诉讼中专利权人和专利实施者之间利用多国的司法程序进行攻防角色互换的法律工具。

 

       该份反禁诉令是中国司法体系积极参与全球SEP侵权诉讼案件的一个重要标志,也是此类案件在司法审判实践中的巨大突破,因此我们有必要对其内容进行介绍和梳理,并探讨分析其潜在影响。

 

一、基本案情

 

       本案的当事人涉及中国深圳的华为技术有限公司与网件公司(Netgear, Inc)(美国)及其关联公司,以下将该案件双方简称为华为公司与网件公司。

 

       根据最高人民法院公布的裁定书(最高法知民终914、915号),双方争议的Wi Fi 6专利许可,是华为积极参与的一个许可项目。2022年7月19日,华为与Sisvel官方同时宣布了Wi Fi 6专利池的成立,华为是促成该专利池成立的主要创始成员之一。 根据中国信通院的评估,被评估为Wi-Fi 6标准必要性的专利族共有606项,其中华为持有量排名位居第二,持有的专利族数量超过总数的20%。

 

       为了推动Wi Fi 6的专利许可及专利池实施,自2020年7月以来,华为公司与网件公司就Wi-Fi标准必要专利的许可协议进行了多次沟通和协商。以下基于裁定书所纰漏的信息以时间轴为线索介绍其纠纷的发展过程:

 

       1、初步沟通阶段:从2020年7月开始,华为公司多次向网件公司发出邮件,表达就相关Wi-Fi标准必要专利订立许可协议的意愿。在这段时间内,华为共7次向网件公司发出Wi-Fi SEP侵权通知,并发出基于FRAND原则的Wi-Fi SEP许可谈判邀约。

 

       2、网件公司的回应:直到2022年1月11日,网件公司对华为的发函未作出任何回应。对谈判始终抱持消极态度,从未表现出愿为获得实施许可而与华为公司达成许可协议的真诚意愿。

 

       3、华为提起诉讼:由于网件公司未回应华为的许可邀约,华为在2022年2月至2024年7月期间,针对网件公司分别在中国法院、德国法院以及欧洲统一专利法院提起标准必要专利侵权诉讼。其中2022年4月7日向济南中级人民法院(济南中院)提起专利侵权诉讼,标的是华为公司的两件中国专利,分别是发明名称为“传输HE-LTF序列的方法和装置”发明专利(专利号为201811536087.9)以及发明名称为“资源调度的方法、装置和设备”发明专利(专利号为201810757332.2)。上述两件发明专利均属于实施Wi-Fi 6标准的必要专利。

 

       4、网件公司的反制:作为对华为公司所提专利侵权诉讼的反制,网件公司于2024年1月30日在美国加利福尼亚州中区地方法院针对华为公司提起反垄断民事之诉、FRAND违约之诉、欺诈与虚假陈述之诉与不正当竞争之诉。

 

       5、中国诉讼进展:济南中院于2024年6月7日分别作出(2022)鲁01知民初407、408号民事判决,判令网件公司立即停止侵权,对网件公司颁发了侵权禁令(Injunction)。

 

       6、网件公司上诉:网件公司不服上述一审判决,向最高人民法院提起上诉,于2024年9月3日立案受理。

 

       7、网件公司进一步法律行动:2024年11月14日,网件公司向美国加利福尼亚州中区地方法院提出申请,请求将其针对华为公司提起的诉讼拆分为费率之诉和其他诉讼,并请求裁决海外公司Wi-Fi专利的全球许可费率。

 

       8、网件公司再进一步法律行动:在2024年12月4日,网件公司向美国法院请求禁诉令和禁执令,请求在该院待决诉讼审理期间,禁止华为公司在德国法院、欧洲统一专利法院或中国法院寻求或者执行禁令。

 

       9、华为公司的反制:华为公司于2024年12月20日向最高人民法院提出行为保全申请。

 

       10、最高法院的裁定:在华为公司提出行为保全申请的48小时内,即2024年12月22日,最高法院作出裁定,支持了华为的行为保全申请。

 

二、裁定的法律依据以及主要理由

 

       最高院认为,华为公司在两案二审过程中提出的行为保全申请,即围绕涉案中国专利请求法院责令网件公司不得向域外法院、海关或者行政执法机关提出要求华为公司放弃正在进行的两案二审诉讼(即申请所谓的反禁诉令),或者要求华为公司在未来不得申请执行从中国法院获得的停止侵害裁判(即申请所谓的反禁执令)(本文以下将其合并简称为反禁诉令),在中国法下属于行为保全申请范畴。

 

       其法律依据为:《中华人民共和国民事诉讼法》(以下简称民事诉讼法)第一百零三条第一款,其规定:“人民法院对于可能因当事人一方的行为或者其他原因,使判决难以执行或者造成当事人其他损害的案件,根据对方当事人的申请,可以裁定对其财产进行保全、责令其作出一定行为或者禁止其作出一定行为;当事人没有提出申请的,人民法院在必要时也可以裁定采取保全措施。”;以及《最高人民法院关于审查知识产权纠纷行为保全案件适用法律若干问题的规定》第七条的规定,即:人民法院审查知识产权纠纷行为保全申请,应当综合考量下列因素:(一)申请人的请求是否具有事实基础和法律依据,包括请求保护的知识产权效力是否稳定;(二)不采取行为保全措施是否会使申请人的合法权益受到难以弥补的损害或者造成案件裁决难以执行等损害;(三)不采取行为保全措施对申请人造成的损害是否超过采取行为保全措施对被申请人造成的损害;(四)采取行为保全措施是否损害社会公共利益;(五)其他应当考量的因素。    

    

       最高法院支持华为公司提出的行为保全申请的具体理由基本上是参照上述《最高人民法院关于审查知识产权纠纷行为保全案件适用法律若干问题的规定》第七条的规定:

 

       1、华为公司的行为保全申请具有事实和法律依据:1)法律依据:华为公司在中国法院提起两案专利侵权之诉符合民事诉讼法第二十九条关于侵权案件管辖的规定,也符合国际公认的知识产权保护的地域性原则;2)知识产权效力:华为公司系涉案两专利的专利权人,该两专利为中华人民共和国国家知识产权局根据《中华人民共和国专利法》授予的中国发明专利,目前处于有效状态,其知识产权效力相对稳定;3)事实基础:在两案的一审判决中,济南中院已经认定网件公司许诺销售、销售、进口的被诉侵权产品落入涉案两件专利权的保护范围,判令网件公司停止侵权行为;华为公司在与网件公司的许可谈判中履行了公平、合理、无歧视(FRAND)的许可义务,而网件公司在许可谈判过程中具有拖延谈判、提出不合理反报价、不积极回应华为公司谈判要约等明显过错;4)网件公司行为的非正当性:网件公司针对包括华为公司在济南中院提起的两案专利侵权诉讼在内的司法救济程序,向美国法院申请所谓的禁诉(执)令,试图阻却华为公司在中国法院正常进行中的诉讼,明显缺乏正当理由。

 

       2、如果不采取行为保全措施会使华为公司的合法权益受到难以弥补的损害或者造成两案难以继续进行或判决难以执行等损害:1)网件公司在涉案标准必要专利许可谈判中具有明显过错,并非善意、诚信的专利实施人,而华为公司并无故意违反公平、合理、无歧视(FRAND)的许可义务之情节,在此情况下,华为公司作为善意许可人的合法权益应当得到充分的法律保护;2)网件公司针对两案诉讼向美国法院申请所谓的禁诉(执)令,一旦获准,至少会使华为公司不得不面临考虑终止在中国法院继续诉讼包括放弃未来申请执行中国法院判决的压迫,其合法权益明显将遭受难以弥补的损害。

 

       3、如果不采取行为保全措施对华为公司造成的损害将明显超过采取行为保全措施对网件公司造成的损害:1)该损害不仅包括华为公司的专利长期为网件公司侵权而无法及时获得正常收益等实体权利损害,还包括对华为公司依据中国法律在中国法院针对中国专利行使推进两案审理和申请裁判执行的正当程序权利的不当妨碍;2)准许华为公司申请并采取行为保全措施,只是对网件公司课以一定期限内的程序性不作为义务,对网件公司不会造成任何额外损失。

 

       4、最高法院还考虑了社会公共利益以及其他需要特别考虑的因素:认为在两案中采取行为保全措施,并不会损害社会公共利益,也没有发现其他需要特别考虑的因素。

 

三、裁定结果介绍

 

       最高法院的上述裁定共包括五项内容,其要点归纳如下:

 

       1)网件公司在本两案审理期间及裁判作出后,不得向美国及其他国家和地区的法院、海关或者其他行政执法机关提出旨在禁止华为公司就两案所涉专利针对网件公司在中国继续进行或者提起新的专利侵权诉讼的申请;

 

       2)网件公司在两案审理期间及裁判作出后,不得向美国及其他国家和地区的法院、海关或者其他行政执法机关提出旨在禁止华为公司申请执行中华人民共和国法院就两案所作判决的申请;

 

       3)如果网件公司已经在美国及其他国家和地区的法院、海关或者其他行政执法机关提出上述申请,其应当在收到本裁定后24小时内撤回或者中止上述申请;

 

       4)网件公司不得针对本裁定向美国及其他国家和地区的法院、海关或者其他行政执法机关再行提出对抗性申请。

 

       5)如违反本裁定,自违反之日起,对网件公司处每日罚款人民币100万元,按日累计。

 

       需要注意的是,上述裁定中的第4)项是禁止网件公司不得针对本反禁诉令裁定在国外法院提出对抗性申请,即禁止网件公司对该反禁诉令提出反-反禁诉令申请,也就是说,在本裁定书中最高法院相当于又发布了一个预防性的反-反-反禁诉令,以确保本国反禁诉令裁定得到实施。

 

四、首份反禁诉令的未来影响

 

       该裁定书为中国法院作出的第一份反禁诉令性质的行为保全裁定书,它明确了华为公司提出的行为保全申请在中国法下属于行为保全申请范畴,具有明确的法律依据,给予了全面支持。同时,该裁定也是我国最高审判机关在全球标准必要专利管辖与治理领域作出的重要裁判,有助于我国域外适用法律体系的建设和完善。在全球知识产权诉讼中运用好这一诉讼工具,可以更好地维护我国司法管辖权和当事人合法权益。可以预计,该裁判在目前涉及SEP的国际专利诉讼中将具有十分重要的影响,其体现了中国在全球知识产权治理中的积极参与,通过司法手段维护国家核心利益,为国际社会维护国际秩序和公平正义树立典范。

 

       通过禁止对方在他国法院提出禁诉令申请或执行他国法院已作出的禁诉令裁决,可以有效保障中国专利权人的合法权益,有助于确保专利权人在全球范围内的诉讼权益不受外国法院禁诉令的不当干扰。通过反禁诉令可以防止外国法院通过禁诉令对中国司法程序进行不当干预,维护中国司法管辖权的完整性,将有助于保护国家法律体系的独立性和权威性。同时,在考虑是否采取行为保全措施时,法院会平衡双方的利益,确保专利权人不会因为对方申请的禁诉令而遭受不公正的损害,增强了专利法律环境的确定性和可预测性,使得专利权人可以更加有信心地在全球范围内保护和行使自己的专利权。但是,这种反禁诉令的发布可能导致一国法院在没有双方同意的情况下确定全球组合的FRAND许可费,虽然有可能会消弭世界各地的多起平行诉讼,为各方节省交易成本,但也可能导致更多的不确定性,危害了善意的许可谈判,并助长各国之间司法管辖权争端,可能导致国际司法对峙,因为不同国家的法院可能对同一专利纠纷案件发出相互冲突的禁诉令和反禁诉令。这种对峙不仅增加了诉讼成本,还可能激化矛盾,影响全球专利诉讼的效率和公正性。

 

       最高法院发布的这种反禁诉令对中国企业和个人权益的保护将具有十分积极的作用:中国企业和个人可以利用反禁诉令对抗外国法院发出的禁诉令,为中国企业提供了一种法律救济手段,以应对外国法院可能对其在中国的诉讼权利进行限制的情况,使其在面对外国法院禁诉令时,可以向中国法院申请行为保全或海事强制令,要求对方撤回在外国法院的禁诉令申请,防止外国法院通过禁诉令对中国司法程序进行不当干扰。通过这种方式,中国企业和个人在中国法院的合法权益将得到保护,避免了外国法院裁决的不当影响,有效保障中国企业和个人在国际诉讼中的合法权益。在本案中,最高法院发出的反禁诉令禁止网件公司在全球范围内阻止华为提起专利侵权诉讼或执行中国法院的裁决,从而保护了华为的合法权益。随着中国企业逐步走向海外,在国际市场中的竞争力不断得到提升,其不可避免地会受到来自各方面的竞争和压力。通过反禁诉令,这些企业可以更加自由地在全球范围内保护自己的知识产权和其他合法权益,有助于提升企业的国际竞争力。

 

       但是,对于网件公司来讲,面对该反禁诉令,其在全球范围内的运营将面临一系列法律风险。在济南中院的一审判决中,网件公司被判定专利侵权,一旦最高院维持该判决侵权判决的话,其产品在中国将面临着禁令风险,在中国市场会被禁止销售。同时根据欧洲统一专利法院(UPC)的裁决,网件公司在德国、法国、意大利等七个UPC成员国面临销售禁令,这将直接影响其在这些国家的产品销售。并且无论诉讼结果如何,所需支付的专利许可费都将成为一个不可避免的话题,其全球市场运营将会承受显著压力,可能需要调整其全球市场策略以应对专利诉讼带来的影响。

 

       要走出目前的困境,网件公司可以主动寻求与华为达成和解,以解决双方在专利许可费用及合作条款上的分歧,避免长期的法律诉讼和潜在的市场禁令,减少经济损失。鉴于网件公司在被禁售国家的Wi-Fi 6设备销售额占其全球总销售额的近30%,其需要重新审视和调整其全球市场策略,包括寻找新的市场或调整产品线以减轻禁令的影响,需要重新考虑和调整其专利许可策略,特别是在面对华为持有的Wi-Fi 6标准必要专利(SEP)时。网件公司也需要探索新的技术和市场,比如Wi-Fi 6E技术,以替代受禁令影响的产品,满足市场需求。当然也不排除,网件公司可能会继续通过法律行动来保护其利益,包括在美国法院提出诉讼,以制衡华为的禁令威胁。

 

       据悉,网件公司已在2024年12月23日向美国加州中区地方法院提出撤回其反执行禁令动议,但是并没有撤回其要求法院设定临时许可的请求。因此,本案以及其他相关联案件的走向如何,尚需要时日等待与观察。

 

 

作者简介:

 

       王勇先生于1991年毕业于上海华东师范大学计算机科学系。1994年在中国科学院计算技术研究所获硕士学位,2005年获得中国人民大学法学硕士学位。王勇先生于1994年至2006年在中国专利代理(香港)有限公司从事专利代理工作,2007年加入泛华伟业知识产权代理有限公司任高级合伙人。

 

       王勇先生中华全国专利代理师协会会员,中华全国专利代理师协会电子、信息技术专业委员会委员,国际许可证贸易工作者协会(LES)中国分会会员;国际保护知识产权协会(AIPPI)中国分会会员;国际知识产权律师联合会(FICPI)中国分会会员。中华全国专利代理师协会专利代理师培训讲师。

 

       王勇先生的业务领域主要涉及计算机硬件、计算机软件、通信技术、半导体器件及制备工艺、自动控制及家用电器等领域。王勇先生长期从事知识产权保护的咨询、代理工作,曾代理来自国内外申请人的数千件专利申请,在专利申请文件撰写、审查意见答复、专利申请复审、专利无效、专利行政诉讼、侵权诉讼、集成电路布局保护和计算机软件保护等方面拥有丰富的经验。作为富有经验的律师和专利代理人,王勇先生曾在涉及世界多家著名跨国公司的数十件专利案件中作为指导者和主要负责律师参与诉讼。

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