王勇-合伙人、律师、专利代理师

 

       2023年12月12日，最高人民法院对高清编解码科技有限责任公司（Advanced Codec Technologies, LLC，以下简称“高清公司”）与OPPO广东移动通信有限公司（以下简称“OPPO公司”）侵害发明专利权及标准必要专利使用费纠纷案（（2022）最高法知民终907、910、911、916、917、918号）（共涉及六件标准专利）做出终审判决。该终审判决在强调标准必要专利许可谈判中应遵循的FRAND（公平、合理、无歧视）原则的基础上，明确了双方在谈判中应遵守诚信原则，不得无正当理由拒绝许可或提出不合理条件，详细梳理了标准必要专利许可谈判的一般流程，包括权利人发出侵权通知、实施人回应、双方提出要约与反要约、澄清技术问题等环节，为未来的标准必要专利许可谈判提供了清晰的流程指引，促使双方在谈判过程中更加注重诚信和公平性，有助于提高许可谈判效率。

 

       该判决无疑对于中国法院未来如何审理涉及到SEP（标准必要专利）的侵权诉讼案件具有很强的指导和规范作用，因此， 准确了解该判决的具体内容和审理思路，对于国内外的专利权人和标准专利的实施者合理进行专利技术许可谈判很有意义。下面笔者将基于该判决对该案件的一审和二审过程进行梳理，对最高法院的观点进行适当归纳和总结。

 

       一、案件背景

 

       本案是一起涉及标准必要专利的侵权及许可使用费纠纷案件。高清公司与OPPO公司之间的争议围绕六件发明专利展开。这六件发明专利的中国专利号分别为99813601.8、00815854.1、99813602.6、99813640.9、01803954.5、99813641.7。高清公司主张OPPO公司制造、销售的44款手机产品侵犯了其专利权，并请求法院判令OPPO公司支付专利许可使用费及相关赔偿。

 

       二、一审审理过程简介

 

       此案件一审由江苏省南京市中级人民法院审理，一审法院认定高清公司有权基于涉案六件专利提起诉讼，并确认涉案专利为标准必要专利，OPPO公司的被诉侵权手机落入专利保护范围。一审法院通过分析高清公司与案外人签订的多份许可协议，采用“可比协议法”计算许可费率，并结合OPPO公司的销量数据，判决OPPO公司向高清公司支付许可使用费共计人民币1306万元。

 

       三、二审审理过程以及焦点问题介绍

 

       高清公司与OPPO公司均不服一审判决，向最高人民法院提起上诉。最高法院于2023年9月20日公开开庭审理。二审争议焦点集中在被诉侵权手机的销量确定、单位许可费率的确定、当事人缔约过错程度的认定以及赔偿数额的确定等。

 

       1）被诉侵权手机销量的确定

 

       最高法院认为，一审法院以2017年1月1日（YD/T3178-2016标准实施日）为界确定侵权手机销量的做法不当。OPPO公司44款被诉侵权手机自2015年第3季度至2020年第4季度的总销量为272109806台。虽然部分手机在标准实施前已推出，但只要产品中含有专利技术方案，即构成侵权。因此，最高法院纠正了一审法院的认定，将侵权期间扩展至2015年第3季度。

 

       2）单位许可费率的确定

 

       实践中，确定标准必要专利许可费率的方法包括“可比协议法”、“分析涉案标准必要专利的市场价值法（即自上而下法）”、“参照具有可比性专利池中的许可信息法”以及其他方法，这些方法各有优劣，在SEP许可活动中都有采用。其中“可比协议法”和“自上而下法”是常用的方法。具体个案中选取何种方法，更多取决于当事人的举证情况。

 

       高清公司就其持有的涉案六件专利提交了若干份早前与不同案外主体签订的专利许可协议，包括其分别与A公司、B公司、C公司、D公司、E公司、F公司等签订的许可条件各异的多份专利许可协议，其中与B公司签订了B1、B2和B3三个许可协议，与C公司签订了C 1、C2、C3三个许可协议。本案缺乏采用“可比协议法”之外其他方法的证据等必要条件，并且上诉人基于这些许可协议，明确请求适用“可比协议法”确定许可费率，因此最高法院最终采用“可比协议法”确定许可费率。

 

       由于专利权人提供了上述多份许可协议，选择哪一个或者哪几个协议作为可比协议是本案的一个难点。

 

       最高法院在选取可比协议时，提出要综合考虑以下因素：i）许可谈判的环境：是否存在心理强制（如伴随诉讼或以诉讼相威胁）；ii）许可主体的相似性：包括许可方的相似性，也包括被许可方的相似性，判断业务模式、经营范围等是否相似；iii）许可专利的相似性：可比协议中的专利是否与涉案专利一致或具有相似性；iv)许可条款的相似性：包括许可费率的计算、许可范围、许可期限、许可方式、许可使用费支付方式等。

 

       经过比较和分析，最高法院认为与B公司的协议B1是最具可比性的协议，具体理由如下：i）许可标的：协议B1的许可标的正是涉案六件专利；ii）被许可方情况：B公司与上诉方OPPO公司同属中国通信行业的知名企业；iii）许可地域范围：协议B1的许可地域仅限于中国，与本案涉及的地域范围一致；iv）专利实施规模：B公司与OPPO公司使用涉案六件专利的手机数量均达到亿台以上规模；v )许可谈判环境：协议B1是在正常的许可谈判氛围下达成的结果，未受其他诉讼因素的显著影响。

 

       法院在认定协议B1最具可比性的基础上，根据下面的步骤确定本案的单位许可费率：

 

       步骤I）计算参考单位许可费率：

       B公司协议B1约定的许可使用费为600万美元，对应的许可标的是涉案六件专利，许可的设备数量为760416171台。根据这些数据，所参考的单位许可费率计算如下：

       单位许可费率=许可使用费总额/许可设备数量=600万美元/760416171台=0.007890416美元/台

 

       步骤II）调整单位许可费率：

 

              最高法院在参考B公司协议B1的基础上，考虑到市场情况和公平合理性，将单位许可费率调整为0.008美元/台。这一调整是为了更贴近市场实际水平，并确保许可费率的公平性和合理性。

 

       3）赔偿许可费的计算

 

              根据上述调整后的单位许可费率和OPPO公司被诉侵权手机的总销量（272109806台），许可使用费总额计算如下：

              许可使用费总额=调整后的单位许可费率X被诉侵权手机总销量= 0.008美元/台 X 272109806台 = 2176878.448美元

              按照2019年9月20日人民币对美元汇率中间价（7.07元人民币兑换1美元）折算，许可使用费总额为：

                    2176878.448美元 X 7.07元/美元=15390527元人民币

       通过上述步骤，最高法院最终确定OPPO公司应支付的专利许可使用费为人民币15390527元。

 

       4）当事人缔约过错程度的认定及其对赔偿金额计算的影响

 

       在本案中，最高法院对双方在标准必要专利许可谈判过程中的过错进行了详细的评估。这种评估的核心在于判断双方是否具有并展现出愿意达成许可协议的真诚意愿，以及是否遵循了诚信原则和FRAND（公平、合理、无歧视）原则。

 

       最高法院认为，判断双方在许可谈判中是否存在过错，关键在于是否展现出愿意达成许可协议的真诚意愿。具体而言，最高法院认为要从以下几个方面进行分析：

       i)权利人的过错表现：

              - 是否未向实施人发出侵权书面通知便直接提起司法诉讼要求确定许可使用费；

              - 是否对实施人提出的许可请求予以明确拒绝；

              - 在谈判过程中是否对实施人反复以提起侵权诉讼或向法院申请颁发停止侵权的裁决相威胁或直接付诸实际行动；

              - 是否拒绝向实施人披露必要的专利信息（例如专利数量、示例性权利要求对照表）；

              - 是否拒绝向实施人公开所主张的许可使用费数额或许可费率的计算依据或计算方式；

              - 是否在同等条件下向实施人提出的许可条件中的报价明显高于或不合理地高于向其他同业竞争对手提出的报价，并拒绝说明理由；

              - 收到实施人的反要约后是否在合理期限内向实施人作出反馈；

              - 是否无正当理由对实施人提出的澄清相关技术问题的要求予以拒绝。

     

        ii)实施人的过错表现：

              - 收到权利人发出的侵权书面通知后是否在合理时间内作出回应，或告知权利人不同意进行协商许可谈判；

              - 收到权利人提出的要约条件后是否在合理时间内作出接受与否的积极回应；

              - 对权利人发出的要约认为不合理的，是否及时向权利人提出其认为公平合理的反要约或许可建议，或者是否将反要约对应的许可使用费及时提存；

              - 是否无正当理由拖延协商或中断协商；

              - 是否向权利人提出明显不合理的许可条件。

 

       可以看出，最高法院对双方过错的评估标准体现了以下几个重要原则：i）诚信原则：双方在谈判过程中均应遵循诚信原则，如实披露相关信息，合理提出和回应许可条件；ii）FRAND原则：标准必要专利的许可谈判应遵循公平、合理、无歧视的原则，双方均应展现出愿意达成许可协议的真诚意愿；iii）过错责任分担：在未能达成许可协议的情况下，双方应根据各自的过错程度分担责任，这种责任分担不仅体现在经济赔偿上，也体现在对谈判失败的责任认定上。

 

       在上述评估考虑的基础上，最高法院基于本案的事实，认定高清公司存在以下过错表现：

-未详细说明许可使用费的计算依据：高清公司在谈判过程中始终没有应OPPO公司的请求，详细阐述其在谈判过程中先后三次主张的许可使用费数额或许可费率的计算依据或计算方式。这种不透明的做法增加了谈判的复杂性和不信任感；

- 多次以提起诉讼相威胁：高清公司在许可谈判不到一年的时间内至少七次以准备对OPPO公司提起专利侵权诉讼相威胁。这种做法对OPPO公司形成心理上的威慑和压制，不利于营造正常的商业谈判氛围。

     

        认定OPPO公司存在以下过错表现：

- 未如实披露手机销量数据：OPPO公司未应高清公司的请求，如实披露被诉侵权手机的销量数据。在双方已经签订保密协议的情况下，及时披露销量数据有助于确定更为精准合理的许可费率和许可使用费数额。OPPO公司的这一行为不符合作为实施人在标准必要专利许可谈判中应有的诚信举止；

- 反要约报价过低且未说明计算依据：OPPO公司在高清公司已经进一步披露A公司许可协议的情况下，仅在之前提出的370万元的第一次反要约报价基础上重新提出100万美元的第二次反要约报价。这一报价相比于与其实力相当的竞争同行A公司支付的许可使用费数额而言明显偏低，且OPPO公司未就100万美元的反要约报价的计算依据或计算方式向高清公司作出详细说明。

 

       最后，最高法院综合分析双方在谈判过程中的上述行为表现，认为双方均具有一定的过错表现，且这些过错表现均对最终未能达成许可协议具有重要影响。最终认定双方的过错程度相当，各自应承担50%的责任。

 

       最高法院认为，高清公司的损失主要是因双方未能及时达成许可合同所导致的利息损失。其理由是，无论高清公司是在上述理想谈判与交易条件下及时取得许可使用费，还是在现实条件下按照本案生效判决延后取得许可使用费，其所获得的许可使用费的本金都应当是一个不变的数额，而高清公司因双方未能缔约所额外遭受的损失基本上是其本应早日取得全部许可使用费的期限利益损失，即正常情况下可以合理预见的利息损失。如上所述，该利息损失应当按照双方对未能缔约的过错程度（各50%）确定分担，OPPO公司应当赔偿自2019年9月20日起50%的利息损失。高清公司因过错损失的是在2019年9月20日前可能达成协议而获得的许可使用费的利息收入以及2019年9月20日后到取得该许可使用费本金逾期期间的利息的50%。

 

       四、最高法院的判决

 

       在二审判决中，最高法院选取全国银行间同业拆借中心于2019年8月20日公布的一年期贷款市场报价（年）利率（LPR）4.25%计息。因OPPO公司应当承担50%的利息损失，故OPPO公司应向高清公司支付的赔偿数额可以确定为：涉案六件专利的全部许可使用费15390527元及其自2019年9月20日起按2.125%（4.25%×50%）的年利率计算至其实际支付之日止的利息。此外，OPPO公司还需支付合理开支人民币60万元。

		审理理由	审理结果
侵权手机销量的认定	一审	只有在标准实施之后，被诉侵权手机的技术方案才落入涉案六件专利权的保护范围。	以YD/T3178-2016标准实施日为界，仅将OPPO公司于2017年1月1日之后制造、销售的44款被诉侵权手机作为统计侵权手机销量的依据。 认定侵权手机销量为263476760台。
	二审	只要被诉侵权产品中含有专利技术方案，即使该技术方案未被实际使用，也构成侵权。	侵权手机的统计应从OPPO公司开始销售侵权手机的时间（2015年第3季度）起算，直至2020年第4季度。 认定侵权手机总销量为272109806台。
单位许可费率的确定	一审	采用“可比协议法”，参考了高清公司与A公司、B公司签订的许可协议，将A公司和B公司的两份许可协议作为可比协议。	计算了两个协议的平均单位许可费率，并在其基础上上浮20%作为最终的许可费率。 单位许可费率为0.006079268美元/台。
	二审	采用“可比协议法”，但仅选择B公司协议B1作为最具可比性的协议。	计算了B公司协议B1的单位许可费率，并在此基础上进行了微调。 单位许可费率为0.008美元/台。
当事人缔约过错的认定	一审	认为双方对于未能通过谈判解决许可使用费问题均有责任，但未详细分析双方的具体过错行为。	未明确划分双方的过错程度，仅在许可使用费的计算中上浮20%作为对OPPO公司过错的惩罚。
	二审	详细分析了双方在谈判过程中的具体行为，认定双方均存在过错，且过错程度相当。	认定双方的过错程度相当，各自应承担50%的责任。
赔偿数额的确定	一审	根据其确定的单位许可费率和侵权手机销量，针对不同专利的专利权到期日分别计算许可费，然后计算出许可使用费总额，并上浮20%作为对OPPO公司过错的惩罚。	判决OPPO公司支付许可使用费1306万元人民币（其中包括了专利权人的合理开支）。
	二审	没有区分不同专利的专利权到期日对许可费的影响。认为高清公司的损失主要是因双方未能及时达成许可合同所导致的利息损失。赔偿金额应包括许可使用费本金及利息损失。	判决OPPO公司支付许可使用费15390527元人民币及其利息（自2019年9月20日起按年利率2.125%计算至实际支付之日止）和合理开支60万元人民币。
法律适用和定性	一审	主要依据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国专利法》及相关司法解释。	未详细阐述法律适用和案件定性。
	二审	适用《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法》。定性本案为缔约过失责任纠纷，适用《中华人民共和国民法典》的相关规定《中华人民共和国专利法》及相关司法解释。	详细分析了标准必要专利许可谈判的行业惯例和FRAND原则，明确了双方在谈判中的义务和责任，其缔约过失责任及其比例划分。

 

 

作者简介：

 

 

       王勇先生于1991年毕业于上海华东师范大学计算机科学系。1994年在中国科学院计算技术研究所获硕士学位，2005年获得中国人民大学法学硕士学位。王勇先生于1994年至2006年在中国专利代理(香港)有限公司从事专利代理工作，2007年加入泛华伟业知识产权代理有限公司任高级合伙人。

 

       王勇先生中华全国专利代理师协会会员，中华全国专利代理师协会电子、信息技术专业委员会委员，国际许可证贸易工作者协会（LES）中国分会会员；国际保护知识产权协会（AIPPI）中国分会会员；国际知识产权律师联合会（FICPI）中国分会会员。中华全国专利代理师协会专利代理师培训讲师。

 

       王勇先生的业务领域主要涉及计算机硬件、计算机软件、通信技术、半导体器件及制备工艺、自动控制及家用电器等领域。王勇先生长期从事知识产权保护的咨询、代理工作，曾代理来自国内外申请人的数千件专利申请，在专利申请文件撰写、审查意见答复、专利申请复审、专利无效、专利行政诉讼、侵权诉讼、集成电路布局保护和计算机软件保护等方面拥有丰富的经验。作为富有经验的律师和专利代理人，王勇先生曾在涉及世界多家著名跨国公司的数十件专利案件中作为指导者和主要负责律师参与诉讼。